認(rèn)定“夏日祭”商標(biāo)構(gòu)成通用名稱有那么難嗎？

最近夏日祭成為媒體關(guān)注焦點，筆者想起了幾年前代理過的一個夏日祭商標(biāo)訴訟。在該案中，法院認(rèn)定“魔都夏日祭”活動自2012年即開始使用，早于商標(biāo)申請日，故使用方構(gòu)成合理使用，駁回了商標(biāo)權(quán)人的全部訴訟請求。但本案中法院沒有認(rèn)定夏日祭活動構(gòu)成通用名稱不侵犯商標(biāo)權(quán)，今天就聊聊這個案子以及揣測一下法院為什么不認(rèn)定“夏日祭”商標(biāo)構(gòu)成通用名稱？

案情簡介：溫州云帆文化傳媒有限公司在第35類廣告宣傳，第41類會展服務(wù)申請了“夏日祭”商標(biāo)，其發(fā)現(xiàn)上海有妖氣文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“有妖氣公司”）在環(huán)球港辦了“魔都夏日祭”活動，遂將有妖氣公司和環(huán)球港運營公司起訴至法院，要求停止商標(biāo)侵權(quán)并索賠50萬元。

本案一審，我代理了有妖氣公司，進(jìn)行了如下答辯并提交了相應(yīng)證據(jù)：

1、活動承辦方是公司前員工陳某，其已經(jīng)于活動舉辦前離職，有妖氣公司只是活動的冠名方。

2、陳某自2012年起一直在舉辦“魔都夏日祭”活動，時間早于原告商標(biāo)申請日。

3、夏日祭是日本每年夏天的一個類似集市的文化活動，如果在展會集市上使用夏日祭冠名，則構(gòu)成通用名稱。

我方法律上設(shè)置了兩條防線：1、通用名稱抗辯，依據(jù)是商標(biāo)法第59條第一款：注冊商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。2、在先使用抗辯，依據(jù)是商標(biāo)法第59條第三款：商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)。

在案件審理中，法院為查明事實，追加了陳某作為第三人參加訴訟，并查明了有妖氣公司的答辯屬實，魔都夏日祭活動確實是陳某所辦，其早在2012年就開始舉辦此活動，遂依據(jù)商標(biāo)法第59條第三款，駁回了原告的起訴，后二審法院維持了一審判決。

雖然案件勝訴了，但其實如果沒有在先使用這個抗辯點，僅僅以夏日祭是通用名稱進(jìn)行抗辯的，我方是有可能敗訴的，因為法院的判決中沒有認(rèn)定夏日祭構(gòu)成通用名稱。我們在案件中舉了很多證據(jù)證明：上海環(huán)球港的“魔都夏日祭”活動是一個有日本文化元素的集市活動。照理說，法院也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定夏日祭的名稱用在展會上屬于通用名稱，但判決書中回避了這一點（判決書鏈接：https://www.qcc.com/wenshuDetail/13ae060359c25122191209642dd4bc40.html）。

實際在法律依據(jù)上，使用商品的通用名稱不侵犯商標(biāo)權(quán)是有充足法律依據(jù)的，除了前文的商標(biāo)法第59條第一款， 最高人民法院還有多個司法解釋對此進(jìn)行了規(guī)定，但說歸說，做歸做，司法實踐中的實際情況就是絕大多數(shù)的通用名稱合理使用抗辯會被法院駁回。

目前我國法院在商標(biāo)侵權(quán)案的審理中呈現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)是對商標(biāo)權(quán)人寬松，對被告方嚴(yán)格：法院對于此類案件中構(gòu)成侵權(quán)的認(rèn)定則非常寬松，只要你能拿到商標(biāo)我就保護(hù)，對于被告方構(gòu)成通用名稱的合理使用的認(rèn)定比較嚴(yán)格，經(jīng)常雞蛋里挑骨頭，動不動就扣“突出使用”，“沒有主動避讓”的大帽子，以證明認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)的合理性。

一收一放之間，容易造成商標(biāo)權(quán)人濫用知識產(chǎn)權(quán)。知識產(chǎn)權(quán)是一種人為設(shè)定的權(quán)利，如果過度保護(hù)，會損害社會公眾的利益，比如潼關(guān)肉夾饃、逍遙鎮(zhèn)胡辣湯都是類似加工烹調(diào)方法加工類似食材的食品的通稱，如果它們的名稱被注冊成商標(biāo)，不準(zhǔn)未獲商標(biāo)許可的人使用，會導(dǎo)致社會公眾對某種食品的認(rèn)知錯亂，更不用說影響很多中小經(jīng)營者的生計了。

雖然去年潼關(guān)肉夾饃、逍遙鎮(zhèn)胡辣湯的新聞已經(jīng)引發(fā)了公眾關(guān)注，但今年，我們還是在新聞里不斷看到，火鍋店把青花椒用在青花椒火鍋魚上，猴頭菇用在猴頭菇餅干上，都被多地的法院認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。

最后，保護(hù)商標(biāo)的終極目的是為了保護(hù)消費者，讓他們購物時可以區(qū)分出值得信賴的產(chǎn)品，但如果經(jīng)營者把商品的名稱或者原料注冊成商標(biāo)，并以此打擊其他人使用，實際是商標(biāo)權(quán)人壟斷了原本屬于公有領(lǐng)域的名稱，如果司法導(dǎo)向是對此支持的，實際是在異化商標(biāo)保護(hù)目的，對于公平競爭，對于消費者權(quán)益保護(hù)都是不利的。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務(wù)所高級合伙人，知識產(chǎn)權(quán)律師。本文僅代表作者觀點。