小米未雨綢繆維權(quán)汽修店明智嗎？

小米公司商標(biāo)維權(quán)汽修店的新聞成為媒體焦點(diǎn)[i]。起因是湖南兩家汽修小商戶收到了小米公司的侵權(quán)通知函，稱其字號(hào)中帶有“小米”侵犯了小米公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，且構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。這兩家小商戶的負(fù)責(zé)人對(duì)此都感到難以理解，因?yàn)樗麄兌夹彰祝杏X企業(yè)字號(hào)叫小米很自然。鑒于這不是近期唯一一起車企法務(wù)部維權(quán)小商戶引發(fā)爭(zhēng)議的案件[ii]，所以今天就跟大家聊聊這個(gè)事情。

一、小米公司的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)

小米的商標(biāo)權(quán)利基礎(chǔ)有二，分別在第9類和第37類。如果要維權(quán)，既可以使用第37類的商標(biāo)做相同類別商標(biāo)維權(quán)，也可以使用第9類的手機(jī)商標(biāo)申請(qǐng)認(rèn)定馳名商標(biāo)，做跨類保護(hù)。但問題是，這兩條路都不好走。

1、第16443351號(hào)小米商標(biāo)，類別37類，注冊(cè)時(shí)間：2022年11月28日，主要服務(wù)：汽車保養(yǎng)和修理。

此類別小米從2011年起就做了大量申請(qǐng)，但筆者初步查詢后發(fā)現(xiàn)，汽車保養(yǎng)和修理的服務(wù)獲得商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間是2022年11月28日。取得商標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間比較晚，會(huì)給小米的商標(biāo)維權(quán)造成一定麻煩，因?yàn)楸痪S權(quán)的商戶會(huì)主張自己使用小米的時(shí)間早于商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間。不過這個(gè)抗辯大概率不會(huì)被法院認(rèn)定為合理使用，具體后文會(huì)討論。

小米汽車目前尚未上線銷售，所以對(duì)應(yīng)的汽車保養(yǎng)和維修服務(wù)商目前只有宣傳，并無使用，因此無法索賠，依據(jù)是商標(biāo)法第64條：“注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。”

哪怕小米汽車上市了，小米就汽車的維修行為主張?jiān)诰S修服務(wù)上使用了商標(biāo)的，法院也不一定接受。因?yàn)樵诤芏嗌虡?biāo)三年未使用撤銷的訴訟中，法院的司法觀點(diǎn)都認(rèn)為，生產(chǎn)商的維修服務(wù)實(shí)際使用的還是產(chǎn)品商標(biāo)，不能作為其維修產(chǎn)品的服務(wù)商標(biāo)的使用證據(jù)。總結(jié)一下就是，用這個(gè)商標(biāo)維權(quán)，商標(biāo)獲得的時(shí)間比較晚，可以主張停止使用，但要獲得賠償有難度。

2、第8228211號(hào)小米商標(biāo)，類別9類，注冊(cè)時(shí)間：2011年4月28日，主要產(chǎn)品：手提電話。

用馳名商標(biāo)維權(quán)有什么好處？首先，認(rèn)馳的第9類商標(biāo)注冊(cè)時(shí)間早，有十多年的歷史，被維權(quán)的商戶估計(jì)不會(huì)比這個(gè)時(shí)間早。其次，小米汽車目前尚未上線銷售，所以對(duì)應(yīng)的汽車保養(yǎng)和維修服務(wù)商目前只有宣傳，并無使用，因此無法索賠，但馳名商標(biāo)跨類保護(hù)就不受這個(gè)限制了。

用馳名商標(biāo)維權(quán)也有缺點(diǎn)，在維權(quán)侵權(quán)行為時(shí)，行政投訴的效率比法院訴訟高很多，但馳名商標(biāo)一般需要法院認(rèn)定，行政投訴較難認(rèn)定。同時(shí)，小米的手機(jī)上的知名度能不能延伸到汽車維修的服務(wù)項(xiàng)目，技術(shù)上難度也不小。我個(gè)人認(rèn)為，在小米汽車上市之前，手機(jī)和汽修的關(guān)聯(lián)性還不夠強(qiáng)，如果小米現(xiàn)階段起訴汽修服務(wù)商商標(biāo)侵權(quán)并要主張馳名商標(biāo)跨類保護(hù)的，法院認(rèn)定小米商標(biāo)不能跨類到37類獲得保護(hù)的可能性要大于支持跨類到37類進(jìn)行保護(hù)。

二、商標(biāo)在先使用為何不被認(rèn)定為合理使用？

如果小米發(fā)函后，小商戶拒絕更名，小米就只能通過向市場(chǎng)監(jiān)管局行政投訴或者去法院起訴來實(shí)現(xiàn)維權(quán)目的。目前不清楚小商戶是何時(shí)開始使用小米作為店招的，假定小商戶的字號(hào)起名時(shí)間早于小米注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)間的，是不是就可以不更名了？我的經(jīng)驗(yàn)是，對(duì)中小商戶而言，很難。

我國(guó)《商標(biāo)法》第59條規(guī)定：商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。

解讀一下，要構(gòu)成合理使用的，商標(biāo)法規(guī)定了兩個(gè)條件：先于商標(biāo)權(quán)人申請(qǐng)前使用，以及使用商標(biāo)要有一定影響。有一定影響是要舉證的，比如銷量較大的證據(jù)、獲獎(jiǎng)的證據(jù)，廣告投放的證據(jù)。實(shí)踐中，中小商戶很難舉證出相應(yīng)的商標(biāo)使用有影響的證據(jù)。

寫到這里，如果小商戶先于小米公司使用小米作為字號(hào)的，筆者也覺得被維權(quán)的小商戶挺冤的：對(duì)小米的商標(biāo)，他們使用在先，而且并沒有混淆行為（沒有用小米LOGO的字體，也沒有攀附小米的設(shè)計(jì)風(fēng)格或者知名度），但小米大概率還是能讓小商戶改名。

三、小米維權(quán)汽修商戶和理想維權(quán)貼膜店有何區(qū)別？

在小米本次維權(quán)之前，理想汽車一個(gè)月前就因維權(quán)理想貼膜店的事情就曾經(jīng)被媒體熱議過。大致的案情，理想起訴了一家以“理想”命名的汽車貼膜店，也是以12類的汽車商標(biāo)主張馳名商標(biāo)跨類保護(hù)，要求停止侵權(quán)、公司更名，外加索賠120萬元。媒體曝光后，理想法務(wù)部稱該店“冒充理想汽車官方”進(jìn)行銷售、團(tuán)購等在內(nèi)的商業(yè)活動(dòng)，并被當(dāng)?shù)剀囍髋e報(bào)。

筆者就該案接受記者采訪時(shí)，記者向筆者表達(dá)了對(duì)理想的不滿：“輿論普遍反感這種行為……大公司欺負(fù)小老百姓”。但看了案情，筆者倒是覺得貼膜店如果真的有混淆行為的，被起訴倒是不冤。對(duì)于明目張膽的冒充官方授權(quán)店的行為，公司法務(wù)部要是無動(dòng)于衷，那才是失職。當(dāng)然，案件已經(jīng)進(jìn)入司法審理，是非曲直還是等法院評(píng)說。

小米和理想的維權(quán)行為最大的區(qū)別在于，理想是發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)才維權(quán)的，而小米則是在產(chǎn)品上市前預(yù)防性維權(quán)：小米汽車即將上市，在產(chǎn)品上市前，對(duì)市場(chǎng)上存在的可能侵權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的商戶發(fā)函做一輪警告，發(fā)函能嚇住的，最好迫使他們更名。不能嚇住的則可以做進(jìn)一步的行政投訴或者民事起訴。

但問題是，作為一家大公司，給小商戶發(fā)函時(shí)也要考慮一下別人的感受。新聞中說，小米公司法務(wù)部一位員工表示，《侵權(quán)通知函》并不是針對(duì)個(gè)別人，而是通過企查查搜索關(guān)鍵字，整理企業(yè)名單，集中寄送《侵權(quán)通知函》。而“企查查”檢索“小米汽車”關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)，類似企業(yè)高達(dá)1300多家。

如果法務(wù)部一下發(fā)一千多侵權(quán)通知給各地商戶，根據(jù)小米的知名度產(chǎn)生的威懾力，肯定會(huì)有不少商戶改名的，法務(wù)部年終總結(jié)時(shí)肯定也算是一個(gè)成績(jī)。但對(duì)于小米公司而言，這筆買賣他們是賺是虧真不好說。因?yàn)榫S權(quán)效果雖然很難量化，但這么多函發(fā)出去，仇恨肯定拉得更多。

我國(guó)的文化講究和諧，“健訟”這個(gè)詞一般是被作為貶義詞的，經(jīng)營(yíng)這些汽修、汽車飾品店的應(yīng)該都是普通老百姓，說不定還是小米的粉絲，結(jié)果“人在家中坐，函從天上來”，一下就被侵權(quán)警告了。雖然畏于小米大公司的威懾力，被迫改名，但人家心里肯定是不服的。在輿論層面，這樣的發(fā)函更不得人心，君不見理想針對(duì)混淆行為的維權(quán)記者都不滿，小米這種未雨綢繆的發(fā)函恐怕更不得人心吧。

而對(duì)小米這樣的大公司而言，企業(yè)的美譽(yù)度是很重要的，如果輿論對(duì)你不滿意，覺得你霸道，消費(fèi)者就會(huì)用腳投票離開你的產(chǎn)品。這次發(fā)函是為了汽車上市開路，但畢竟汽車是小米還沒上市的產(chǎn)品，小米現(xiàn)在打市場(chǎng)，靠的可是手機(jī)、電腦這些大眾消費(fèi)品，如果為了沒上市的汽車維權(quán)，搞壞了聲譽(yù)，影響了大眾消費(fèi)品的基本盤，那可真虧大發(fā)了。

最后，作為一個(gè)在大公司法務(wù)部工作過的人，我覺得根據(jù)我國(guó)的文化，對(duì)于批量維權(quán)這種事情，啟動(dòng)時(shí)需非常謹(jǐn)慎，發(fā)現(xiàn)侵權(quán)再起訴比預(yù)防性海量發(fā)侵權(quán)警告函要好。公司法務(wù)部在給小商戶，尤其是那種沒什么過錯(cuò)或者過錯(cuò)不大的小商戶、個(gè)人維權(quán)時(shí)，不可過度維權(quán)，老百姓善良，莫名其妙收到警告函可能會(huì)把人家嚇著，對(duì)社會(huì)和諧不利。最怕贏了官司，輸了人心和市場(chǎng)。

本文作者：游云庭，上海大邦律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師。本文僅代表作者觀點(diǎn)。

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