專利無效分析時(shí)如何考慮審查員引用過的對(duì)比文件

無效專利，最關(guān)鍵的因素是找到合適的對(duì)比文件。針對(duì)一項(xiàng)授權(quán)專利進(jìn)行檢索，了解審查過程是非常重要的，審查意見可以讓我們準(zhǔn)確把握專利的授權(quán)范圍，理解發(fā)明得以授權(quán)的核心技術(shù)特征，此外，審查員已經(jīng)使用過的對(duì)比文件是重要的參考。一般情況，進(jìn)行無效檢索的第一步就是先去分析審查過程和引用過的對(duì)比文件。

無效檢索和查新檢索的不同點(diǎn)在于，無效檢索的起點(diǎn)要高得多，對(duì)于同族成員比較多的專利，相當(dāng)于在各國(guó)審查員的基礎(chǔ)上進(jìn)行檢索。這時(shí)候檢索的就不能盲目、陷入俗套，否則等于把各國(guó)審查員的工作要重復(fù)了一遍，事倍功半。

在中國(guó)的無效過程中，審查員引用過的文件還可以再次作為無效的對(duì)比文件，但是在美國(guó)的IPR（多方復(fù)審）程序中，審查員使用過的對(duì)比文件或者申請(qǐng)人引用過的對(duì)比文件，原則上是不能再使用的，是否接受，根據(jù)35 U.S.C. § 325(d) 的“兩部分框架”進(jìn)行裁定：

一、是否以前向?qū)＠痔峤贿^相同或?qū)嵸|(zhì)相同的現(xiàn)有技術(shù)，或者是否以前向?qū)＠痔峤贿^相同或?qū)嵸|(zhì)相同的論據(jù)；以及

二、如果框架的第一部分中的任一條件得到滿足，是否請(qǐng)求者證明了專利局在影響被挑戰(zhàn)權(quán)利要求可專利性方面存在實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤。

也就是在美國(guó)進(jìn)行專利無效過程中，若使用引用過的文獻(xiàn)作為對(duì)比文件，就必須證明以前審查有實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤。關(guān)鍵的問題是，在提IPR的時(shí)候，有相當(dāng)多IPR程序是因?yàn)椴捎昧艘呀?jīng)引用的對(duì)比文件被PTAB直接拒絕的。根據(jù)筆者拿到的數(shù)據(jù)，在2022年，IPR程序中有25%的拒絕是因?yàn)?5 U.S.C. § 325(d)，也就是申請(qǐng)人在無效的時(shí)候?qū)⒁梦墨I(xiàn)作為無效的對(duì)比文件。

這說明在無效美國(guó)專利的時(shí)候，使用引用文獻(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)是非常大的，而且美國(guó)的無效程序也不能無限次換個(gè)理由去提。

在實(shí)踐中，美國(guó)的很多專利申請(qǐng)人會(huì)利用這個(gè)漏洞，在申請(qǐng)時(shí)會(huì)提交無數(shù)的引用文件，把容易檢索到的關(guān)鍵對(duì)比文件也放到引用文件中，但是在第一次提交的權(quán)利要求的保護(hù)范圍與關(guān)鍵的對(duì)比文件無關(guān)。等到第一份權(quán)利要求確定有授權(quán)前景之后，申請(qǐng)人會(huì)不停地提后續(xù)申請(qǐng)，申請(qǐng)會(huì)晤，很多時(shí)候很明顯在引用文獻(xiàn)中有公開的申請(qǐng)莫名其妙就授權(quán)了。還有些時(shí)候，申請(qǐng)人在第一次提交的時(shí)候隱藏關(guān)鍵對(duì)比文件，在概念表達(dá)的時(shí)候刻意運(yùn)用非常生僻的詞匯，引導(dǎo)檢索方向。在實(shí)踐中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)審查員采用了合適的對(duì)比文件，但是采用的部分有問題，沒有把對(duì)比文件的關(guān)鍵部分與申請(qǐng)文件對(duì)比。

總之，不管什么原因，只要審查員已經(jīng)采用過，在美國(guó)的IPR程序再次使用相同的文獻(xiàn)被拒絕的風(fēng)險(xiǎn)很大。但在進(jìn)行無效檢索的時(shí)候，引用文獻(xiàn)依然是關(guān)注的重點(diǎn)，很多專利的核心特征都是在引用文獻(xiàn)中披露的，只是審查員沒有采用相應(yīng)的部分。所以在無效檢索的時(shí)候，分析引用文獻(xiàn)還是重中之重，這不僅是無效檢索的起點(diǎn)，甚至很多關(guān)鍵對(duì)比文件就在其中，只是我們正式采用的時(shí)候要換一個(gè)近似的。

在利用Maxipat進(jìn)行無效搜索時(shí)，為了避免對(duì)比文件中出現(xiàn)審查員引用的文件干擾檢索結(jié)果，沒有把引用的對(duì)比文件排在靠前的位置，目的是為了找到更多的與審查員找到的對(duì)比文件不同的文獻(xiàn)。在無效檢索的時(shí)候，用戶可以直接把權(quán)利要求的關(guān)鍵部分放到GT搜索中，不調(diào)整想要檢索的內(nèi)容或表達(dá)，會(huì)有意想不到的收獲。

Maxipat的智能報(bào)告系統(tǒng)和GT搜索

Maxipat致力于作為成為科技創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的AI加速，主要包括輔助創(chuàng)新：提高研發(fā)的科技創(chuàng)新效率，通過problem-solution算法深層關(guān)聯(lián)到的真實(shí)技術(shù)方案，能夠跨領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)方案的深層挖掘和關(guān)聯(lián)；智能搜索與分析：將專利搜索和報(bào)告制作借助AI實(shí)現(xiàn)智能化，包括智能查新、無效、FTO、Landscaping報(bào)告，采用GT搜索算法（graph transformer）（），系統(tǒng)真正做到理解概念后再搜索。目前開放注冊(cè)中。

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