美國企業(yè)以“無效對方專利”要挾和解金，引發(fā)制度反思

近年來在美國出現(xiàn)了一批利用專利無效程序謀利的投機者。他們通常并非相關技術領域的實際利益方，卻通過提起專利無效請求（IPR），以威脅撤銷他人專利為手段，向專利權人索要“和解金”。典型案例是OpenSky公司針對VLSI科技公司專利所采取的行動：OpenSky在2021年拾起原本被駁回的Intel無效請求重新提起，并主動聯(lián)系專利權人VLSI表示，如果VLSI出資花錢消災，OpenSky將在審查程序中故意放水、配合讓案件撤銷。主要原因是之前Intel的無效文件因為程序問題駁回了，但是對比文件很過硬，有人嗅到了機會，成立公司把原文件重新提交了一遍，然后和專利權人談判，給錢可以放水，要么就把專利無效。

這種行為引發(fā)美國參議員的嚴重關切，認為是對專利審查制度的濫用。時任美國專利商標局局長Vidal對此展開了罕見的局長審查，認定OpenSky的行為濫用了專利審查與上訴委員會（PTAB）的程序，并采取了前所未有的制裁措施。

OpenSky案由此成為討論“以專利無效要挾獲取和解金”這一行為定性的標志性事件。

2021年3月，VLSI公司在美國德州訴Intel公司專利侵權并勝訴，獲得高達21.8億美元的巨額賠償。Intel隨后嘗試通過PTAB的IPR程序請求宣告涉案專利無效，但因法院訴訟進展等因素，其IPR請求根據(jù)當時Fintiv原則被PTAB拒絕立案。

2021年4月，一家新成立的公司OpenSky突然現(xiàn)身，提交了與Intel幾乎相同的IPR無效請求；由于避開了Intel遇到的程序障礙，該請求意外獲準立案。立案后，OpenSky一方面邀請已經超時的Intel加入此案，另一方面私下聯(lián)系專利權人VLSI提出合作方案，OpenSky暗示可以通過不出庭讓其專家證人作證等方式來削弱自身案件，以換取VLSI向其支付費用。換言之，OpenSky試圖同時向兩頭收錢：要么從VLSI處收取撤案費停止對其不利的無效程序，要么從Intel處獲利幫助Intel削弱VLSI專利。

2022年10月4日，USPTO局長Vidal在介入審查后作出決定，認定OpenSky通過提起IPR意圖向專利權人和加入的原告牟取金錢，屬于對PTAB程序的嚴重濫用。決定指出，OpenSky從未真正關心專利有效性問題，其行為表現(xiàn)為利用法律程序蓄意敲詐牟利，甚至不惜提出違反誠信義務的交易條件，如操縱證人出庭與否，這一系列行為構成了濫用法律程序的典型情形。Vidal強調：“發(fā)起法律程序只為牟利而故意搗毀公正程序……已超出正常策略范圍，構成對程序的濫用”。作為制裁，USPTO罕見地將OpenSky逐出正在進行的IPR程序，禁止其繼續(xù)參與實質審理，同時引入原被時限所限的Intel改任主導請求人。此外，局長還要求OpenSky說明為何不應當賠償VLSI在應對該濫用行為中所產生的費用損失。

2022年12月，在進一步審查中，局長Vidal確認OpenSky所提無效請求本身在實質上具有充分說服力的理由，即該案確實存在顯著的無效依據(jù)。因此，她沒有直接終止整個無效程序，而是允許Intel接手繼續(xù)下去，以平衡糾正濫用與保障公共利益之間的關系。與此同時，對OpenSky和另一家類似行為的公司PQA分別作出了禁止參與程序、可能賠償費用等制裁決定，并將這些決定作為PTAB針對“程序濫用”的先例案例予以公開。

2023-2025年，圍繞局長這一系列制裁決定，各方展開上訴。專利權人VLSI不滿，認為制裁力度不夠，遂向美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）提起上訴，要求更嚴厲的措施。而OpenSky則作為交叉上訴人，挑戰(zhàn)USPTO的管轄權和制裁合法性，核心辯稱在于其行為受到美國憲法第一修正案賦予的“請愿權”保護。

2025年11月30日，OpenSky方向聯(lián)邦巡回法院遞交最新答辯狀，重點論證其在PTAB中的行為屬于合法行使請愿權，不應受到超越憲法保護范圍的懲罰。這場紛爭的焦點，集中到了一項美國法律原則，Noerr-Pennington原則，即正當向政府機關請愿（包括提起訴訟或行政程序）的行為通常免于被視作非法，除非該行為被認定為“虛假訴訟”不受保護。

Noerr-Pennington原為反壟斷法領域確立的原則，隨后擴展為對合法訴訟和請愿活動的憲法保護。根據(jù)該原則，只要一個法律程序請求具有客觀合理性，即并非完全無依據(jù)的“虛假”訴求，即使發(fā)起者主觀動機不純，也通常受言論與請愿自由保護而不承擔法律責任。OpenSky在上訴中正是以此為盾辯稱，其提交的IPR請求多次被認定有相當依據(jù)，包括PTAB兩度認為其請求滿足立案標準，甚至符合充分說服力門檻，并非無稽之訴，因此哪怕其意圖是獲取金錢和解，也應屬于合法請愿，受第一修正案保護，不應遭制裁。OpenSky特別引用了美國最高法院BE & K Construction v. NLRB案的見解，即使帶有不良意圖，只要訴訟在客觀上合理有據(jù)，仍然合法。

美國專利局則強調，請愿權并非不設限的護身符。其在訴訟中回應稱，Noerr-Pennington原則主要保護的是訴前溝通或正常訴訟的啟動行為，并不剝奪司法或行政審裁機構對提交后行為進行制裁的權力。也就是說，一旦程序啟動，訴訟各方仍須遵守程序誠信和命令；若出現(xiàn)濫用過程（如妨礙發(fā)現(xiàn)程序、違反法庭命令等），法院或行政機構有權懲戒失當行為。在OpenSky案中，USPTO指出OpenSky不僅在提起請求時帶有不良動機，更在程序中拒絕配合調查、違反局長指示、企圖通過交易郵件讓對方付費撤案，這些后續(xù)行為早已超出正常請愿范疇，不屬于Noerr-Pennington所保障的正當活動。換言之，USPTO認為OpenSky的所作所為構成“程序中的濫用”，即便其請求本身有一定依據(jù)，也不能借此逃避紀律約束和制裁。由此，案件法律焦點在于：PTAB程序中的請求人行為，尤其是以和解金為目的的行為模式，能否受到Noerr-Pennington原則保護，抑或USPTO有權視其為濫用而加以懲戒。

此案在美國專利界引發(fā)廣泛關注，被視為決定專利無效程序邊界的風向標。一方面，如果聯(lián)邦巡回法院最終支持USPTO的制裁決定，即認定OpenSky等投機性請求人的行為不受請愿權庇護，將確立一項強有力的先例：PTAB有權將純套利型的無效申請人排除在程序之外。

另一方面，如果法院認定USPTO越權、制裁不當，例如采信了OpenSky關于請愿權的抗辯，則可能限制專利局今后對類似投機行為的干預能力。PTAB將不得不更加謹慎地行使程序性裁量，無法再輕易因為申請人主觀意圖不良就逐客出門。

無論結果如何，OpenSky案已經促使美國專利界和立法者正視IPR程序的濫用問題。USPTO在案件過程中發(fā)布的先例性意見，以及參議院對此類行為的關注，都預示著未來可能通過立法或規(guī)則對IPR申請資格、濫用認定等作出更明確的規(guī)定。可以預見，本案裁決將成為后續(xù)制度完善和司法實踐的重要參考。

對比中國，目前尚未出現(xiàn)公開報道的與OpenSky類似的第三方專利無效牟利事件。中國專利法允許任何單位或個人在專利授權后提出無效宣告請求，且無須證明自身利害關系，這與美國IPR的開放性類似。但迄今為止，中國的專利無效程序中投機性申請人并不多見，其原因可能在于：一方面中國的專利侵權判賠額總體較美國為低，單件專利的牟利空間有限；另一方面，專利無效宣告程序的費用和專業(yè)要求較高，惡意申請可能得不償失。此外，中國在懲罰惡意訴訟方面格外嚴格，對這類行為構成威懾。

隨著中國企業(yè)在美國的專利申請的增多，企業(yè)逐漸開始利用美國專利維權，也要謹防第三人在美國以專利無效為要挾獲取和解金”的行為。

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