別讓好專利被誤傷——做好撰寫階段的專利挖掘

近年來，國家持續(xù)強化知識產(chǎn)權(quán)頂層設計，密集出臺系列政策舉措以打擊低質(zhì)量專利，從而全面提升專利質(zhì)量。例如，發(fā)布《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定》(2023)(局令第77號)，并以此為依據(jù)打擊非正常申請。在當前打擊低質(zhì)量專利力度持續(xù)加碼的政策背景下，質(zhì)量不高的專利申請文件導致部分具有真正技術(shù)價值的技術(shù)方案，甚至涉及卡脖子關鍵技術(shù)的重要創(chuàng)新成果，都被“誤判”為非正常申請或認定創(chuàng)造性不足?；谏鲜銮闆r，亟需提高專利質(zhì)量，以避免正常專利被誤傷。
關于專利質(zhì)量的標準，業(yè)內(nèi)存在多種體系和維度。筆者認為無論是哪一種體系或者維度，其本質(zhì)都是如何在專利申請文件中完美地呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。因此，筆者在此也從這一觀點出發(fā)，去討論如何提高專利質(zhì)量。
說到提高專利質(zhì)量，通常觀點認為應該提高專利申請文件的質(zhì)量，而提高專利申請文件的質(zhì)量需要提高專利代理師撰寫水平。上述觀點中，專利撰寫只包含撰寫專利申請文件的過程，并認為上述過程決定專利申請文件的質(zhì)量。但實際上，很多人都忽略了專利撰寫并不只包括上述過程，還包括專利挖掘過程。咱們舉個例子說明一下，專利申請文件的撰寫過程通常為：專利代理師接收到發(fā)明人提供的技術(shù)方案后，先基于檢索到的對比文件和發(fā)明人溝通確定發(fā)明點，再根據(jù)發(fā)明點梳理技術(shù)細節(jié)，然后撰寫專利申請文件。
而與發(fā)明人溝通確定發(fā)明點的過程本質(zhì)上就是專利挖掘，所以專利撰寫過程包括兩個階段：專利挖掘階段和撰寫階段。在筆者看來，專利挖掘階段確定的發(fā)明點很大程度決定了后續(xù)撰寫階段的權(quán)利要求寫法、權(quán)利要求布局以及實施例的撰寫方式。因此專利挖掘階段決定專利申請文件是否能完美地呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。在實際場景中，專利代理師通過與發(fā)明人溝通技術(shù)方案完成專利挖掘階段。因此，專利代理師引導發(fā)明人尋找發(fā)明點的過程決定了專利挖掘階段的效果以及后續(xù)專利申請文件的質(zhì)量。
在專利代理師引導發(fā)明人尋找發(fā)明點的過程中，發(fā)明人存在以下誤區(qū)，這些誤區(qū)影響專利挖掘效果以及后續(xù)專利申請文件的質(zhì)量：
誤區(qū)一、發(fā)明人認為技術(shù)先進性等同于創(chuàng)造性。例如，發(fā)明人A認為其技術(shù)方案中引入當前最先進的大模型，因此其技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。
誤區(qū)二、發(fā)明人將功能集成視為組合發(fā)明，進而認為功能集成即意味著創(chuàng)造性。例如，發(fā)明人B以“整合了多種功能”為由，主張其方案節(jié)省了成本、提高了效率，因此其技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。
誤區(qū)三、發(fā)明人認為把技術(shù)從一個領域應用到一個領域就有創(chuàng)造性。例如，發(fā)明人C認為沒人把圖像處理技術(shù)應用于識別偷渡者，而認為其方案有創(chuàng)造性。
誤區(qū)四、發(fā)明人把研發(fā)過程的創(chuàng)造性等同于技術(shù)方案的創(chuàng)造性。例如，發(fā)明人D認為行業(yè)里其他人都是這么改進大模型的，而認為其方案沒有創(chuàng)造性。
咱們現(xiàn)在逐一分析一下這四個誤區(qū)。

對于誤區(qū)一，關于創(chuàng)造性，《審查指南》記載如下：
發(fā)明的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。
發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點，是指對所屬技術(shù)領域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。
發(fā)明有顯著的進步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。
從創(chuàng)造性的定義中，咱們可以看到技術(shù)先進性和創(chuàng)造性毫無關聯(lián)，因此如果按照技術(shù)先進性的維度去撰寫專利申請文件，無法體現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性，其專利質(zhì)量自然也不高。

對于誤區(qū)二，根據(jù)《審查指南》的定義，組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進行組合，構(gòu)成一項新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題，即組合發(fā)明涉及的技術(shù)方案組合必須以解決客觀存在的技術(shù)問題為出發(fā)點。但在溝通中，發(fā)明人往往只強調(diào)功能集成，而忽略其背后存在的技術(shù)問題，這使得判斷創(chuàng)造性的邏輯變成：因為功能集成，所以方案有創(chuàng)造性。這個邏輯既不符合技術(shù)發(fā)展主要規(guī)律也不符合《審查指南》中創(chuàng)造性的定義。首先，技術(shù)發(fā)展的主流是不斷產(chǎn)生新技術(shù)分支，以解決相應的技術(shù)問題而非功能集成。因此不是功能集成了就能解決相應的技術(shù)問題，而不解決問題的功能集成就不符合組合發(fā)明定義。其次，參考《審查指南》關于創(chuàng)造性的定義，技術(shù)方案功能多并不是判定創(chuàng)造性的標準。因此按照這個思路去撰寫專利，很難呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。

對于誤區(qū)三，《審查指南》明確規(guī)定，轉(zhuǎn)用發(fā)明具備創(chuàng)造性的前提是：能夠產(chǎn)生預料不到的技術(shù)效果，或者克服了原技術(shù)領域中未曾遇到的困難。實務中，發(fā)明人常忽視這一要件，將常規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)用誤判為轉(zhuǎn)用發(fā)明。咱們舉例來說明一下常規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)用和轉(zhuǎn)用發(fā)明的區(qū)別。
示例1、圖像處理技術(shù)其本來解決的技術(shù)問題就是如何識別圖像中的目標，包括人和物。其實現(xiàn)的技術(shù)效果是如何提高識別精確度。現(xiàn)在將圖像處理技術(shù)應用于識別偷渡者，解決的技術(shù)問題還是如何識別圖像中的人。其實現(xiàn)的技術(shù)效果是如何提高識別精確度。
示例2、飛機的機翼為飛機提供升力，其解決的問題是如何在空氣中利用飛機速度為飛機提供升力。其效果是通過調(diào)節(jié)速度提供足夠的升力。把機翼轉(zhuǎn)用到潛艇上時，水中阻力遠大于空氣，單純地利用速度控制升力需要消耗大量能量，而且不利于潛艇在水中懸停。因此技術(shù)轉(zhuǎn)用后的方案解決的技術(shù)問題為如何在水中調(diào)整潛艇在垂直方向的航行角度。其效果是通過調(diào)整潛艇副翼角度維持潛艇在一定深度范圍內(nèi)靈活移動。
通過示例1可知，在常規(guī)的技術(shù)轉(zhuǎn)用中，轉(zhuǎn)用后的技術(shù)既沒有改變技術(shù)問題，也沒有改變技術(shù)效果。在轉(zhuǎn)用發(fā)明中，轉(zhuǎn)用后的技術(shù)只是原理與轉(zhuǎn)用前技術(shù)相同，但解決的具體問題和技術(shù)效果都是不同的。所以按照誤區(qū)三的方式去撰寫專利文件，是無法完美呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性的。

對于誤區(qū)四，研發(fā)前期，技術(shù)方案沒有徹底落地，發(fā)明人對技術(shù)方案的整體認知比較模糊。在這種情況下，發(fā)明人很容易把研發(fā)過程當成技術(shù)方案的一部分。于是在專利挖掘過程中，發(fā)明人就會去評價研發(fā)過程的創(chuàng)造性，并把研發(fā)過程的創(chuàng)造性當成技術(shù)方案的創(chuàng)造性。例如，發(fā)明人會說所有企業(yè)都要對基座模型進行改進，都是一些常規(guī)手段，所以這個方案沒什么創(chuàng)造性。就研發(fā)過程而言，本領域技術(shù)人員拿到基座模型之后，第一反應通常都是微調(diào)模型。所以微調(diào)模型這個動作確實屬于本領域技術(shù)人員容易想到的操作，但是微調(diào)模型只是研發(fā)過程的一個動作，并不是技術(shù)方案的一部分，微調(diào)后的結(jié)果才是技術(shù)方案的一部分。所以研發(fā)過程有沒有創(chuàng)造性和技術(shù)方案有沒有創(chuàng)造性是兩個問題。如果按照這個思路進行專利挖掘，往往會徒勞無功。如果按照這個思路撰寫專利申請文件，必然無法呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
上述四個誤區(qū)并非孤立存在，其背后反映了發(fā)明人認知與專利審查邏輯之間的深層錯位。具體而言，發(fā)明人長期深耕技術(shù)研發(fā)，習慣于從技術(shù)本身的先進性、功能集成度或研發(fā)難度來評判創(chuàng)造性；而專利審查制度強調(diào)技術(shù)問題、技術(shù)效果與技術(shù)方案之間的邏輯關聯(lián)，以及非顯而易見性的判斷標準。這種技術(shù)思維與法律思維的鴻溝，使得發(fā)明人在專利挖掘過程中忽視了技術(shù)方案與市場需求、技術(shù)場景之間的深層聯(lián)系。為更直觀地揭示這一認知偏差的后果，咱們不妨借用"種樹"的比喻來進一步說明。
如果有創(chuàng)造性的技術(shù)方案是一棵樹，技術(shù)領域是樹的種類，技術(shù)問題是樹根、技術(shù)特征是樹干和樹枝，技術(shù)效果是果實。相應的技術(shù)場景就是土壤，需求是種樹的環(huán)境（不含土壤），發(fā)明人就是種樹人。種樹人雖身處特定環(huán)境、面對特定土壤，但在向別人介紹自家的樹時，如果不被問及環(huán)境、樹根和樹的種類，往往只會描述樹干如何粗壯、樹枝如何繁茂、果實如何豐碩。但如果沒有肥沃的土壤、充沛的雨水、與樹種相匹配的氣候，種樹人又如何得到枝繁葉茂、果實累累的樹呢。
通過這個比方，可以看出如果專利挖掘僅限于發(fā)明人眼中或描述的技術(shù)方案，專利申請文件中呈現(xiàn)的創(chuàng)造性恐怕還不到一半。從這個角度講那些被“誤傷”的專利申請并沒有很冤枉。
基于上述分析，筆者以為想要呈現(xiàn)整個技術(shù)方案的創(chuàng)造性，應當以需求為立足點進行專利挖掘，從而引導發(fā)明人避開上述誤區(qū)。以需求為立足點進行專利挖掘的主要思路為：立足于市場或用戶的真實需求，然后確定技術(shù)場景和技術(shù)問題，再確定解決相應問題的技術(shù)特征，并將該技術(shù)特征作為發(fā)明點，最后圍繞發(fā)明點去重構(gòu)方案或構(gòu)建權(quán)利要求。實操時，需要引導發(fā)明人將技術(shù)方案對應的需求、技術(shù)場景講出來，再基于需求和技術(shù)場景去理解發(fā)明點，而不是單純地站在技術(shù)角度去討論發(fā)明點。
筆者認為以需求為立足點進行專利挖掘能解決上述缺陷是因為：從技術(shù)維度看，技術(shù)創(chuàng)新的本質(zhì)源于對市場需求的深刻洞察，而非單純的技術(shù)推演。在這一邏輯下，研發(fā)活動始于市場需求的挖掘與驗證，繼而經(jīng)立項評估與任務分解，最終落實為發(fā)明人承擔的具體研發(fā)任務。由此可知，發(fā)明人研發(fā)得到的技術(shù)方案實質(zhì)上是市場需求的技術(shù)化表達。以需求為立足點的專利挖掘，將技術(shù)方案重新置于需求本源中進行審視——通過追溯技術(shù)問題如何從市場痛點中衍生，技術(shù)方案如何解決特定場景下的需求矛盾，幫助申請人、發(fā)明人與專利代理師穿透技術(shù)表象，把握創(chuàng)新內(nèi)核，從而對技術(shù)方案的創(chuàng)造性高度、保護范圍及市場價值形成深刻而全面的認知。
以需求為立足點進行專利挖掘不僅在技術(shù)維度有助于形成高質(zhì)量專利，還可以構(gòu)建多維度的協(xié)同機制，從法律、市場、經(jīng)濟和戰(zhàn)略維度提高專利質(zhì)量和專利價值。多維度的協(xié)同機制有助于實現(xiàn)商業(yè)價值和技術(shù)價值的融合，以及技術(shù)價值和法律價值的融合，為專利在后期的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化、許可運營及金融化運用中實現(xiàn)其潛在價值奠定基礎。
從法律維度看，《審查指南》中共有兩處提及滿足市場需求和創(chuàng)造性之間存在關聯(lián)。第一處：“如果發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，這種發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性?！逼渲校翱释鉀Q”就是表示解決這樣的技術(shù)難題是一種真實存在的需求。第二處：“當發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時，如果這種成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導致的，則一方面反映了發(fā)明具有有益效果，同時也說明了發(fā)明是非顯而易見的，因而這類發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性”。該條款隱含的邏輯是：產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功，意味著該產(chǎn)品一定可以滿足市場需求。一個技術(shù)特征導致一個產(chǎn)品商業(yè)成功，意味著該技術(shù)特征解決的技術(shù)問題，必然和相應的市場需求相關。綜上，立足需求進行專利挖掘利于更好地展示技術(shù)方案的創(chuàng)造性，從而提高授權(quán)概率。
從市場維度看，以需求為立足點的專利挖掘，其本質(zhì)在于構(gòu)建技術(shù)與市場的連接機制。在這一框架下，專利文件的技術(shù)方案部分承載技術(shù)屬性，技術(shù)問題部分則錨定市場需求。當市場需求可被量化（如目標用戶規(guī)模、痛點強度、替代成本等），技術(shù)價值與專利價值便獲得可計算的錨點。此時，專利不再是單純的法律確權(quán)憑證，而是具有明確市場坐標的戰(zhàn)略資產(chǎn)：其權(quán)利邊界對應市場控制范圍，技術(shù)貢獻度映射商業(yè)價值，從而為專利布局、侵權(quán)訴訟、許可談判等運營活動提供可量化的決策依據(jù)。
從經(jīng)濟維度看，被許可方或收購方支付專利許可費或轉(zhuǎn)讓費的意愿，本質(zhì)上取決于該專利所能捕獲的經(jīng)濟剩余，即技術(shù)方案滿足市場需求后產(chǎn)生的增量收益。這一利益并非源于技術(shù)方案的創(chuàng)造性高度，而是源于其對特定市場需求的獨占性覆蓋能力。以需求為立足點的專利挖掘，通過將技術(shù)效果與可驗證的市場收益直接關聯(lián)，使專利價值具備可展示、可論證、可定價的基礎，進而為許可交易、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押融資等資本化運營創(chuàng)造必要條件。
從戰(zhàn)略維度看，在研發(fā)階段，以需求為立足點的專利挖掘可以構(gòu)建需求-技術(shù)場景-技術(shù)問題-技術(shù)方案的遞進式邏輯體系。這一體系首先識別目標市場的需求，進而映射至具體技術(shù)場景，再從中提煉可解決的技術(shù)問題，最終設計針對性的技術(shù)方案。基于該邏輯框架對發(fā)明人進行引導，可實現(xiàn)研發(fā)方向的系統(tǒng)性梳理與分類決策。例如，明確哪些方向需要突破現(xiàn)有技術(shù)范式，哪些方向可以在既有技術(shù)路徑上優(yōu)化迭代，從而提升研發(fā)資源的配置效率與創(chuàng)新產(chǎn)出的專利質(zhì)量。
總而言之，?提高專利質(zhì)量不能只關注專利的撰寫過程，更要關注專利挖掘的質(zhì)量。?而專利挖掘過程中，不能只關注發(fā)明人眼中的技術(shù)方案，而應回歸需求本源，引導發(fā)明人從市場需求、技術(shù)場景、技術(shù)問題、技術(shù)效果等多維度呈現(xiàn)技術(shù)方案的創(chuàng)造性。唯有建立需求-場景-問題-方案的遞進式挖掘邏輯，才能讓真正具有技術(shù)價值的發(fā)明擺脫被誤傷的困境，讓專利從束之高閣的證書轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造價值的資產(chǎn)。

（原標題：別讓好專利被誤傷——做好撰寫階段的專利挖掘）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：黃騰飛

欄目支持：黃騰飛作者專欄

編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君