法院判決顯示，F(xiàn)TO報告可以減輕專利故意侵權(quán)責(zé)任，如何避免懲罰性賠償？

在最近公開的美的與艾歐史密斯案件中，美的公司起訴艾歐史密斯專利侵權(quán)。由于有證據(jù)顯示被告在實施發(fā)明之前已經(jīng)知曉相關(guān)專利，原告主張故意侵權(quán)，要求適用3倍懲罰性賠償。法院審理認(rèn)為，被告明知涉案侵權(quán)產(chǎn)品可能落入涉案專利保護(hù)范圍，在尚未得到許可的情況下繼續(xù)大規(guī)模制造侵權(quán)產(chǎn)品，主觀過錯較大，侵權(quán)行為情節(jié)嚴(yán)重。但是，鑒于被告委托他人作出侵權(quán)評估報告，其侵權(quán)惡意較之漠視法律的侵權(quán)人仍有區(qū)別，因此減輕賠償責(zé)任，懲罰性賠償?shù)谋稊?shù)確定為1.5倍，賠償金額7800萬元。

這是中國法院第一次明確論述侵權(quán)評估報告（FTO）在確定懲罰性賠償中的作用。關(guān)于FTO的科普，筆者以前寫過幾十篇相關(guān)的文章（），不再贅述。

對企業(yè)來說，關(guān)于FTO報告，以下幾個特別重要的問題需要搞清楚。

第一，F(xiàn)TO能否成為故意侵權(quán)的證據(jù)？企業(yè)做FTO是為了避免侵權(quán)，但是最后FTO報告是否有可能被當(dāng)成侵權(quán)的證據(jù)，對自己反而不利？

第二，F(xiàn)TO多大程度上可以減輕自己的責(zé)任？

中國《專利法》第七十一條明確規(guī)定，故意侵犯專利權(quán)情節(jié)嚴(yán)重的，可以在賠償基數(shù)的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵害知識產(chǎn)權(quán)民事案件適用懲罰性賠償?shù)慕忉尅返谝粭l：原告主張被告故意侵害其依法享有的知識產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重，請求判令被告承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法審查處理。

所以，原告請求懲罰性賠償，必須要求同時滿足兩個條件，即故意侵權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重。

關(guān)于故意侵權(quán)，司法解釋第三條：

（一）被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為的；

（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害關(guān)系人的法定代表人、管理人、實際控制人的；

（三）被告與原告或者利害關(guān)系人之間存在勞動、勞務(wù)、合作、許可、經(jīng)銷、代理、代表等關(guān)系，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；

（四）被告與原告或者利害關(guān)系人之間有業(yè)務(wù)往來或者為達(dá)成合同等進(jìn)行過磋商，且接觸過被侵害的知識產(chǎn)權(quán)的；

（五）被告實施盜版、假冒注冊商標(biāo)行為的；

（六）其他可以認(rèn)定為故意的情形。

關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重，司法解釋第四條：

被告有下列情形之一的，人民法院可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重：

（一）因侵權(quán)被行政處罰或者法院裁判承擔(dān)責(zé)任后，再次實施相同或者類似侵權(quán)行為；

（二）以侵害知識產(chǎn)權(quán)為業(yè)；

（三）偽造、毀壞或者隱匿侵權(quán)證據(jù)；

（四）拒不履行保全裁定；

（五）侵權(quán)獲利或者權(quán)利人受損巨大；

（六）侵權(quán)行為可能危害國家安全、公共利益或者人身健康；

（七）其他可以認(rèn)定為情節(jié)嚴(yán)重的情形。

我們再看既往案例中關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。

（2022）最高法知民終871號：

故意侵害他人知識產(chǎn)權(quán)且情節(jié)嚴(yán)重的，被侵權(quán)人有權(quán)請求懲罰性賠償。百佳經(jīng)營部在本案之前銷售侵權(quán)產(chǎn)品，金民海因此提起專利侵權(quán)訴訟，雙方達(dá)成和解協(xié)議，百佳經(jīng)營部承諾停止侵權(quán)并賠償3萬元。然而，在和解協(xié)議后不久，百佳經(jīng)營部再次銷售侵權(quán)產(chǎn)品并故意侵權(quán)，構(gòu)成重復(fù)侵權(quán)。原審法院認(rèn)為百佳經(jīng)營部的侵權(quán)行為未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，但本院認(rèn)為其存在侵權(quán)故意和情節(jié)嚴(yán)重的行為，故應(yīng)適用懲罰性賠償責(zé)任。

（2021）最高法知民終2480號：

美國某公司通過日本某株式會社許可取得涉案專利的排他許可和授權(quán)，并在知曉侵權(quán)行為后有權(quán)采取法律措施制止侵權(quán)行為。美國某公司發(fā)現(xiàn)岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司未經(jīng)許可銷售侵權(quán)產(chǎn)品，侵害了美國某公司合法權(quán)益。岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司在知悉侵權(quán)行為后，仍持續(xù)實施侵權(quán)行為，主觀惡意明顯。法院在推理過程中，考慮到岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司的侵權(quán)行為及獲利情況，在確定經(jīng)濟(jì)損失賠償數(shù)額時考慮懲罰性賠償?shù)挠嬎惴绞健Ｍ瑫r，法院認(rèn)定岳陽某生物科技公司和宜昌某藥業(yè)公司故意侵害涉案專利權(quán)，且侵權(quán)獲利巨大，故在確定賠償數(shù)額時應(yīng)考慮懲罰性賠償?shù)挠嬎惴绞健?/p>

（2022）浙01民初1354號：

毛豆丫公司要求適用懲罰性賠償需滿足兩個要件：故意侵害專利權(quán)和情節(jié)嚴(yán)重。然而，毛豆丫公司的兩次警告行為均未明確涉案專利情況，且未進(jìn)行有效投訴或提供證據(jù)證明源智公司重新上架銷售。因此，法院不支持其主張懲罰性賠償?shù)恼埱蟆?/p>

從上述案例我們可以看出，中國法院在專利侵權(quán)適用懲罰性賠償?shù)臈l件還是較為嚴(yán)格的。這一點與美國明顯不同，美國一般在原告主張懲罰性賠償?shù)臅r候，多以專利引用作為證據(jù)，也就是間接證明被告此前已經(jīng)知曉相關(guān)專利。相比較而言，中國的專利侵權(quán)懲罰性賠償必須同時具備故意和情節(jié)嚴(yán)重兩個條件，而且對這兩種情況也進(jìn)行了明確的規(guī)定。

最高院在確定故意侵權(quán)的時候使用過司法解釋的兜底條款，即“其他可以認(rèn)定為故意的情形”，把故意重復(fù)侵權(quán)確定為“其他故意情形”，這個顯然比美國法律下引用專利確定為故意的門檻要高得多。

在美的與艾歐史密斯的案件中，本案確定故意侵權(quán)的原因是被告在實施專利前發(fā)函給被告，要求原告免費(fèi)許可相關(guān)專利，原告明確拒絕許可，被告依然實施。這在司法解釋第三條第一款“被告經(jīng)原告或者利害關(guān)系人通知、警告后，仍繼續(xù)實施侵權(quán)行為的”范圍內(nèi)。杭州中院和天津三中院均未使用企業(yè)提交的FTO報告作為故意侵權(quán)證據(jù)。

所以根據(jù)目前法律的規(guī)定，企業(yè)對產(chǎn)品進(jìn)行侵權(quán)風(fēng)險評估，即使評估報告中已經(jīng)列出了相關(guān)專利，在既往的案例來看，F(xiàn)TO報告很難作為故意侵權(quán)的證據(jù)，即使FTO報告中已經(jīng)列出相關(guān)專利。相反，F(xiàn)TO報告還能在確定為懲罰性賠償?shù)臅r候，減輕侵權(quán)人的責(zé)任，較之漠視法律的侵權(quán)人有區(qū)別。但是，值得一提的是，這里的FTO報告中，已經(jīng)明確排除掉相關(guān)專利的風(fēng)險，認(rèn)為相關(guān)專利可以被無效，如果結(jié)論完全相反的話，還是否可以減輕責(zé)任，這個還很難說。

這起案例也告訴我們，企業(yè)不必?fù)?dān)心FTO報告可以作為懲罰性賠償?shù)淖C據(jù)，企業(yè)為了避免侵權(quán)，在產(chǎn)品上市之前有必要進(jìn)行專利風(fēng)險評估，但對于遞交到法院用于減輕或避免故意侵權(quán)責(zé)任的FTO報告，至少不能被法院視為漠視法律。

現(xiàn)在初步的FTO報告通過AI工具M(jìn)axipat就可以制作，提高效率。

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