USPTO局長叫停“雙重IPR”，美國專利無效難度繼續(xù)增加

近日，美國專利商標(biāo)局（USPTO）局長對一種常見的PTAB訴訟策略，同一專利提交多份Inter Partes Review (IPR)請求亮起了紅燈。事件源于網(wǎng)絡(luò)安全公司CrowdStrike與GoSecure之間的一場專利糾紛：CrowdStrike就GoSecure持有的一件美國專利（US9954872B2）同時提交了兩份IPR無效請求，請求專利審判與上訴委員會（PTAB）針對同一專利啟動兩項并行的審查程序。兩份請愿的區(qū)別在于對該專利中關(guān)鍵術(shù)語“association”（關(guān)聯(lián)）的解釋截然不同，一份請求采用較寬泛的涵義理解該術(shù)語，另一份則基于相對狹義的解釋來挑戰(zhàn)專利權(quán)利要求。

PTAB最初同意立案審理這兩項IPR請求。在機(jī)構(gòu)決定中，PTAB提到該專利涉及的權(quán)利要求數(shù)量較多，技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜，且專利權(quán)人在初步答復(fù)中并未對爭議術(shù)語給出明確解釋立場，這增加了審查的不確定性。因此，PTAB認(rèn)為有理由同時受理兩份請求，以防專利權(quán)人在后續(xù)主張中采用狹義解釋而導(dǎo)致單一請愿的依據(jù)不足。

然而，針對這一裁量決定，專利權(quán)人GoSecure不滿并直接請求USPTO局長進(jìn)行復(fù)審。USPTO局長隨即啟動局長審查（Director Review）程序，對PTAB同時立案兩起并行IPR的決定進(jìn)行審查。結(jié)果，局長認(rèn)定PTAB在該案中濫用了裁量權(quán)，不應(yīng)允許針對同一專利的重復(fù)請愿。局長作出決定：撤銷PTAB先前準(zhǔn)予立案的兩項決定，將案件發(fā)回重新審查。同時，局長特別授權(quán)專利權(quán)人在重新審理前提交額外意見，闡述爭議術(shù)語“association”的應(yīng)有解釋，并允許請求人CrowdStrike針對此解釋提交回應(yīng)。換言之，在確定正確的權(quán)利要求涵義之前，該專利至多只應(yīng)有一份IPR請愿被受理審查。

USPTO局長強(qiáng)調(diào)，通常一個專利的無效挑戰(zhàn)在大多數(shù)情況下通過一份IPR請愿就應(yīng)足夠。USPTO的《合并審理實(shí)踐指南》也指出，“絕大多數(shù)專利的無效挑戰(zhàn)都僅需單一請愿即可完成”，多份請愿應(yīng)屬例外而非常態(tài)。在本案中，局長認(rèn)為PTAB允許同一請愿人對同一專利并行提出兩起IPR審查是不當(dāng)?shù)模怯刑厥饫馇樾危駝t不應(yīng)對同一專利的相同權(quán)利要求同時啟動多起審查。這一原則旨在防止請愿人通過重復(fù)提交來“多投幾次骰子”，提高專利無效概率。

本案充分凸顯了權(quán)利要求術(shù)語解釋在IPR程序中的關(guān)鍵作用。CrowdStrike之所以提交雙份請求，核心原因在于術(shù)語“association”的含義存在寬窄兩種可能，而請求人在提交時無法確定哪種解釋會被采用。如果請愿人貿(mào)然只依據(jù)一種涵義提出無效，而日后該術(shù)語被解釋為另一種涵義，那么對應(yīng)的無效依據(jù)可能不成立。

PTAB據(jù)此認(rèn)為有必要兩案并行審查，但局長并不認(rèn)可這種做法。局長還特別提到，根據(jù)PTAB現(xiàn)行規(guī)則，IPR請愿人本就有義務(wù)在請愿中解釋其對關(guān)鍵術(shù)語的理解（見37 C.F.R. § 42.104(b)(3)）。CrowdStrike試圖通過兩份請愿回避選擇具體解釋，這實(shí)際上將解釋負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給了PTAB和專利權(quán)人。這種做法被視為程序上的不當(dāng)策略。綜上，局長裁決明確：對權(quán)利要求含義的不確定，不能成為重復(fù)提交多份請愿的正當(dāng)理由，除非存在真正特殊的例外情況。

大型科技公司和專利訴訟中的被告方近年來時常采取雙重甚至多重IPR的策略，即針對同一專利同時提交多份平行的IPR請愿書。其背后的動因主要在于以下幾方面，例如規(guī)避篇幅限制，美國IPR程序?qū)φ堅笗钠邢拗啤Ｕ埱笕送Ｍ谟邢奁鶅?nèi)舉出盡可能充分的現(xiàn)有技術(shù)來攻擊專利。通過提交多份請愿，可以變相突破單份請愿的字?jǐn)?shù)上限，在不同請愿中分別詳述不同的無效依據(jù)。這使請求人能夠覆蓋更多權(quán)利要求或更多技術(shù)細(xì)節(jié)。此外，當(dāng)涉案專利權(quán)利要求數(shù)量很多或技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜時，單份請求可能難以窮盡所有無效攻擊點(diǎn)。從戰(zhàn)術(shù)上講，同時提交多份請愿等于給了PTAB多次機(jī)會挑選命中要害的無效依據(jù)。

USPTO局長此次叫停“雙重IPR”的裁決，對于未來的PTAB審查實(shí)踐，可能產(chǎn)生以下影響：該案確立的“一案一請愿”原則意味著今后PTAB更傾向于拒絕受理同一請愿人對同一專利提出的多份平行IPR。除非請愿人能夠提出充分的好理由來證明額外請愿的必要性，例如專利權(quán)利要求數(shù)量極多、存在無法在一份請愿中同時處理的截然不同法律技術(shù)問題等，否則同時提交兩份以上請愿將很可能被視為程序?yàn)E用而遭到駁回。在本案之后，PTAB審查機(jī)構(gòu)預(yù)計會更加嚴(yán)格地適用其裁量拒絕權(quán)，專利權(quán)人也會更加理直氣壯地援引本案先例來對抗重復(fù)請愿的立案。

CrowdStrike訴GoSecure一案中USPTO局長叫停“雙重IPR”的決定，標(biāo)志著美國專利審查實(shí)踐中“一案一請求”原則的進(jìn)一步確立。這一裁決在專業(yè)層面澄清了PTAB行使裁量權(quán)的邊界,通常情況下，請愿人不得為了同一專利的無效審查而同時鋪開多條戰(zhàn)線。

Maxipat致力于作為成為科技創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)工作的AI加速器，主要包括輔助創(chuàng)新：提高研發(fā)的科技創(chuàng)新效率；智能搜索與分析：將專利搜索和報告制作借助AI實(shí)現(xiàn)智能化，包括智能查新、無效、FTO、Landscaping報告；投資助手：快速生成投資賽道報告、專利購買篩選、專利轉(zhuǎn)化評估。目前開放注冊中。輔助科技創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)工作的AI智能體

感興趣的朋友可以通過以下三種方式填寫申請信息：

1. 請發(fā)郵件到郵箱：info@maxipat.com

2. 點(diǎn)擊文末閱讀全文；

3. 掃描以下二維碼

感興趣的朋友可以加筆者微信patentlight