限縮性陳述對于引用被限縮權利要求的其他權利要求保護范圍的影響

人民法院案例庫:限縮性陳述對于引用被限縮權利要求的其他權利要求保護范圍的影響

——深圳某電子公司訴東莞某電子科技公司侵害實用新型專利權糾紛案

入庫編號 2024-13-2-160-009 / 民事 / 專利權權屬、侵權糾紛 / 最高人民法院 / 2023.10.23 / （2022）最高法知民終681號 / 二審

裁判要旨

　　專利權人在無效宣告請求審查程序中對一項權利要求作出限縮解釋時，即使該權利要求最終被宣告無效，有關限縮解釋仍適用于引用該權利要求的其他權利要求。

關鍵詞： 民事 ；侵害實用新型專利權 ；專利權無效 ；限縮性陳述 ；保護范圍 ；從屬權利要求

基本案情

深圳某電子公司系專利號為201520064963.8、名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利的專利權人，訴稱：東莞某電子科技公司未經專利權人許可，制造、銷售、許諾銷售的被訴侵權產品落入了涉案專利權的保護范圍，侵害了涉案專利權。故請求判令東莞某電子科技公司停止侵害并賠償經濟損失50萬元、維權合理開支5萬元。

　　東莞某電子科技公司辯稱：被訴侵權產品未落入涉案專利權保護范圍。

　　法院經審理查明：2019年3月4日，國家知識產權局作出第39285號無效宣告請求審查決定（以下簡稱第39285號決定），宣告涉案專利權利要求1、2無效，在權利要求3-10的基礎上繼續維持該專利權有效。2021年12月3日，國家知識產權局作出第52894號決定，宣告涉案專利權利要求3-7無效，在權利要求8-10的基礎上繼續維持該專利有效。　　

廣州知識產權法院認為，被訴侵權產品技術方案未落入涉案專利權的保護范圍，被訴侵權產品并未侵害涉案專利權，于2021年8月17日作出（2020）粵73知民初658號民事判決：駁回深圳某電子公司的全部訴訟請求。深圳某電子公司不服，以被訴侵權產品落入了涉案專利權利要求3、4、5、8的保護范圍，構成侵權為由，提起上訴。最高人民法院于2023年10月23日作出（2022）最高法知民終681號民事判決：一、撤銷廣州知識產權法院(2020)粵73知民初658號民事判決；二、駁回深圳某電子公司基于專利號為201520064963.8，名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利權權利要求3、4部分的起訴；三、駁回深圳某電子公司基于專利號為201520064963.8，名稱為“空心對管軸鍵盤”的實用新型專利權權利要求5、8部分的上訴請求；四、駁回深圳某電子公司的其余訴訟請求。

裁判理由

法院生效裁判認為，關于被訴侵權產品是否落入涉案專利權利要求3、4、5、8的保護范圍，本案中，深圳某公司主張保護涉案專利權利要求3、4、5、8。2021年12月3日，國家知識產權局作出第52894號決定，宣告涉案專利權利要求3-7無效，在權利要求8-10的基礎上繼續維持該專利權有效。據此，依據相關司法解釋的規定，應在專利侵權訴訟中駁回深圳某公司權利要求3、4、5這一部分的起訴。雖然涉案專利權利要求1、2、3、4、5已被國家知識產權局宣告無效，但涉案專利權利要求1為獨立權利要求，權利要求2、3、4、5、8為從屬權利要求，其中權利要求2引用權利要求1，權利要求3引用權利要求2，權利要求4引用權利要求3，權利要求5引用權利要求1至4任一項，權利要求8引用權利要求5，因此，為評述被訴侵權產品是否落入權利要求8的保護范圍，同樣需對被訴侵權產品是否落入涉案專利權利要求1、2、3、4、5進行認定。

　　經審查，被訴侵權產品具備涉案專利權利要求3的技術特征，但并不具備權利要求5的技術特征。由于權利要求8系權利要求5的從屬權利要求，在權利要求5在后續無效程序中被無效后，是否應當繼續適用禁止反悔原則，適用于繼續維持有效的權利要求8。對此，首先，權利要求8系權利要求5的從屬權利要求，權利要求8的技術特征包括權利要求5的附加技術特征中的“所述開關軸的底部形成有一向下延伸且在所述開關軸被壓下時穿出下蓋的底面并阻斷所述光路的導柱”的技術特征，因此，在權利要求5因適用禁止反悔原則而判斷不具備該附加技術特征的情況下，權利要求8同樣應當適用禁止反悔原則而判定不具備前述技術特征。其次，在權利要求5被無效后，雖然表面上看起來權利人已經不再從權利要求5獲益，因而不應適用禁止反悔原則。但應當看到，當事人曾經客觀上在無效程序上作出過表述，并且在后續的侵權程序中主張過權利要求5,曾因權利要求5的維持有效獲利，即使后續權利要求5被無效了，亦應當適用禁止反悔原則，否則有違公平原則。最后，禁止反悔原則是對等同原則的進一步限定，最終確定權利要求的保護范圍，一項權利要求保護范圍確定后，不應因其被無效而對其保護范圍產生影響，亦不應隨著該權利要求的無效而影響其從屬權利要求的保護范圍。

　　綜上，一項權利要求經過專利權人在無效程序中為維持權利要求有效性，進行限縮解釋后，所確定的保護范圍，即使該項權利要求在后續的無效程序中被宣告無效，仍適用于其從屬權利要求的保護范圍的限定。因此，在被訴侵權產品技術方案未落入權利要求5的保護范圍的情況下，亦未落入權利要求5從屬權利要求8的保護范圍。因被訴侵權產品未落入涉案專利繼續維持有效的權利要求8的保護范圍，被訴侵權產品未侵害涉案專利權，因此不應承擔侵權損害賠償責任。

關聯索引：

《中華人民共和國專利法》第64條第1款（本案適用的是2009年10月1日施行的《中華人民共和國專利法》第59條第1款）

　　《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第6條、第7條

　　《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第2條

一審：廣州知識產權法院（2020）粵73知民初658號民事判決（2021年8月17日）

二審：最高人民法院（2022）最高法知民終681號民事判決（2023年10月23日）