侵犯商業(yè)秘密案件中十個常見問題（上）

作者：何國銘律師 （專注于商標犯罪與商業(yè)秘密犯罪案件控告及辯護）

一、侵犯商業(yè)秘密案件中的技術(shù)查新問題

在商業(yè)秘密“非公知性”鑒定上，通常是要進行“技術(shù)查新”的，要委托檢索機構(gòu)對技術(shù)秘點進行檢索，在委托主體上，目前有兩種做法，第一種是權(quán)利人自己去找有資質(zhì)的檢索機構(gòu)來檢索。第二種是交由鑒定機構(gòu)全程操作，鑒定機構(gòu)受理后，由鑒定機構(gòu)委托檢索機構(gòu)查新。

目前，檢索機構(gòu)主要通過網(wǎng)絡(luò)進行檢索，通常采取中英日三種語言輸入關(guān)鍵詞進行檢索，所以，如果技術(shù)秘點的梳理和描述不到位，關(guān)鍵詞就沒有辦法覆蓋，這也會導(dǎo)致檢索出現(xiàn)錯誤。

在技術(shù)查新時，檢索員需要縱觀古今，橫比中外，既要對公開的專利數(shù)據(jù)庫檢索，也要對非專利數(shù)據(jù)庫檢索。文獻檢索范圍一般分為中文數(shù)據(jù)庫、外文數(shù)據(jù)庫以及互聯(lián)網(wǎng)，進行檢索時要保證所查數(shù)據(jù)庫不能低于10個。實踐中，常常會出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫檢索范圍不夠廣，檢索的數(shù)據(jù)庫不夠真實的情況。

當然，在檢索中，時而會出現(xiàn)漏檢或錯檢的情況，一方面是因為數(shù)據(jù)庫覆蓋范圍有限，有一些技術(shù)資料不在檢索范圍內(nèi)，造成技術(shù)鑒定報告并未對相關(guān)內(nèi)容進行評價。另一方面，也有可能是由于檢索的關(guān)鍵詞過于狹隘或者過于精準、細致，從而導(dǎo)致檢索篇目不夠齊全。實踐中，有些查新員在檢索時隨意疊加關(guān)鍵詞，對關(guān)鍵詞的上位概念、下位概念、同位概念理解不夠透徹，對不同數(shù)據(jù)庫的構(gòu)造和檢索方法不熟悉，這也會造成漏檢和誤檢發(fā)生。

再一個是檢索基準日的問題，查詢某個技術(shù)是否公知，既不是以委托鑒定日為時間節(jié)點，也不是以被害人到公安機關(guān)舉報那天為時間節(jié)點，而是要以侵權(quán)人實施侵犯行為之時作為時間節(jié)點。另外，這個問題又會基于到被告人的行為模式不同而不同，我們需要判斷被告人所實施的是非法獲取型行為，還是使用型，還是披露型等等，以及還要去考慮是否成立連續(xù)犯、繼續(xù)犯、牽連犯等等。

二、侵犯商業(yè)秘密案之重新鑒定與補充鑒定

在商業(yè)秘密案件中，一方當事人若對鑒定結(jié)果不滿意，往往會提出重新鑒定，但能爭取到重新鑒定的案件是少數(shù)，大多數(shù)案件辦案機關(guān)都是不同意重新鑒定的，這些能爭取重新鑒定的案件通常是以什么理由來爭取的呢？第一是鑒定人在相關(guān)領(lǐng)域中沒有履歷，沒有鑒定資格；第二是超出了鑒定機構(gòu)登記的業(yè)務(wù)范圍；第三是司法鑒定人應(yīng)當回避而沒有回避；第四是鑒定材料存有虛假，或者原鑒定方法有缺陷。上面的這四類情況是常見的能夠申請到重新鑒定的理由，如果辦案機關(guān)同意了重新鑒定，一般情況下，作出重新鑒定是其他的鑒定機構(gòu)，不能是原鑒定機構(gòu)，退一步來說，就算是鑒定機構(gòu)相同，原鑒定人也一定要更換，這就會涉及到回避的問題，也就是說不僅是原鑒定機構(gòu)和原鑒定人需要回避，對在初次鑒定中作為專家提供過咨詢意見的人，在重新鑒定中也是要回避。可以這樣理解，如果是涉及到秘點范圍的擴大或縮小，這個時候所進行的重新鑒定，是要求原鑒定機構(gòu)不得參與，至少是要求原鑒定人不得參與。

與重新鑒定相關(guān)的是補充鑒定，對于原鑒定的委托人增加了新的鑒定要求，或者委托人發(fā)現(xiàn)委托的鑒定事項有遺漏，或者是委托人又補充了新的鑒定材料，這個時候就可以補充鑒定。因為補充鑒定是原鑒定的一部分，所以要由原鑒定機構(gòu)與原鑒定人進行鑒定。司法實踐當中，辦案機關(guān)同意重新鑒定的案件還是比較少的，更多的是辯護律師為了查明案情，通常和當事人商量后，委托另外的鑒定機構(gòu)進行鑒定，以駁倒原鑒定。目前，商業(yè)秘密的鑒定費很高，所以，是否要重新鑒定當事人與家屬也要考慮清楚。

三、侵犯商業(yè)秘密案中的技術(shù)貢獻率問題

最近在討論一個技術(shù)貢獻率，或者說技術(shù)分攤的問題。統(tǒng)計法院的判決，可以看到，在計算損失時，法院對是否適用技術(shù)分攤規(guī)則是有不同看法的，有些判決是明確認可這一規(guī)則，有些判決直接否定這一觀點。我們怎樣去看待技術(shù)分攤的應(yīng)用呢？總的來說，以適用技術(shù)分攤為原則，以不適用為例外。大部分案件都可以適用這個規(guī)則，只有少部分案件是不適用的。

哪些情形下，法院不支持適用技術(shù)分攤規(guī)則？第一類是整體技術(shù)方案無法明確拆分，并且涉案的技術(shù)起主要作用的。第二類是案件采取特定計算方式主張損害賠償或損失數(shù)額的，例如以合理許可費，研發(fā)成本、商業(yè)價值等來計算的，評估機構(gòu)在進行評估時，就只考慮這項技術(shù)的價值的，此時主張技術(shù)貢獻率就無法理支持。

換個角度來說，哪類案件可以適用？第一，權(quán)利人的方案或者產(chǎn)品包括發(fā)明專利、實用新型專利、軟件著作權(quán)、商標等無形財產(chǎn)的，顯然，我們可以將涉案技術(shù)從這些知識產(chǎn)權(quán)當中剝離，從而計算涉案技術(shù)所分攤的價值的。第二，涉案的技術(shù)信息只是整個產(chǎn)品中的某一部件，這一部件可以拆分來計算價格的。第三，盡管涉案技術(shù)在權(quán)利人整個技術(shù)方案中，但是整個技術(shù)方案可以拆解，我們可以確定涉案技術(shù)在整個技術(shù)方案中的作用。第四，權(quán)利人主張了很多個秘點，并且在審計或評估損失時，以其所主張的所有秘點為基礎(chǔ)，如果辯方打掉了部分秘點的非公知性，或者能以同一性為由，否定部分秘點與被告人所使用技術(shù)的同一性。毋庸置疑，此時亦可以剔除被否定的秘點之價值，從而只計算能成立的秘點之技術(shù)貢獻率。

四、侵犯商業(yè)秘密案件中的“使用”行為

使用商業(yè)秘密的方式通常有三種：一是在生產(chǎn)經(jīng)營活動中直接使用商業(yè)秘密；二是對商業(yè)秘密進行修改、改進后使用；三是根據(jù)商業(yè)秘密調(diào)整、優(yōu)化、改進有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。由此可見，商業(yè)秘密的使用行為，不僅僅局限于直接使用數(shù)據(jù)，也包括對商業(yè)秘密進行修改、改進后的使用，還包括借助該信息進行生產(chǎn)經(jīng)營活動的優(yōu)化。例如，在蘇州某模具公司與昆山某材料公司的商業(yè)秘密糾紛一案中，最高人民法院認為，商業(yè)秘密的“使用”，不僅是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中直接使用，還包括將涉案商業(yè)秘密被應(yīng)用于產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品制造、市場營銷及其改進工作、研究分析等。雖然在這種情形下，被訴侵權(quán)人在最后生產(chǎn)環(huán)節(jié)實際使用的信息與涉案數(shù)據(jù)會存在一定差異甚至完全不同，但其在產(chǎn)品設(shè)計、改進或研究分析等環(huán)節(jié)中依然使用了涉案數(shù)據(jù)，因此可能節(jié)約了研發(fā)成本或者采取了針對性策略，并據(jù)此獲取了不正當競爭優(yōu)勢，故仍認定其使用商業(yè)秘密。

五、商業(yè)秘密刑事立案，鑒定費由誰來付

商業(yè)秘密刑事立案，鑒定費由誰來付，關(guān)于這個問題，在行業(yè)內(nèi)引起了熱議。最近，案發(fā)于湖北的一起商業(yè)秘密案件，受害人在2015年向公安機關(guān)報案，2020年，二審法院判決被告人有罪，在刑事案件結(jié)束后，受害人又提起了民事訴訟。在民事訴訟中，原告主張其在刑事訴訟中，盡管辦案公安機關(guān)是委托鑒定的一方，但鑒定費117萬是其代付的，所以，在民事訴訟中，原告以這筆代付的鑒定費系合理維權(quán)費用為由，要求被告賠償。法院認為，商業(yè)秘密具有私權(quán)屬性，為全面保護商業(yè)秘密權(quán)利人的利益，避免不當增加公共財政支出，在生效刑事判決認定被告構(gòu)成侵害商業(yè)秘密犯罪的情況下，權(quán)利人在后續(xù)提起的侵權(quán)民事訴訟中，除可以主張經(jīng)濟損失和合理開支外，還可以一并要求侵權(quán)人賠償其在刑事犯罪案件中代付的鑒定費用。

在商業(yè)秘密刑事案件中，受害人替辦案機關(guān)代付鑒定費不是個例，在此案之前，也有不少案件是出現(xiàn)過鑒定費代付的情況，但就該案來說，這卻是我國首例支持權(quán)利人在民事訴訟中追索刑事案件代付鑒定費用的案件。不少人認為，這樣的做法是對推動商業(yè)秘密保護鑒定體系建設(shè)是具有積極意義的，能夠暢通商業(yè)秘密維權(quán)的路徑，有利于解決商業(yè)秘密刑事案件難，公安機關(guān)立案意愿低，辦案經(jīng)費無保障等問題。同時，讓受害人代付鑒定費也會使得受害人提起刑事控告時會更為謹慎，盡可能地減少以刑事手段插手民事糾紛的出現(xiàn)。當然，對于這種代付的方式，也有不少人是提出反對意見的。有部分人就認為，受害人代付刑訴鑒定費，即使不會造成鑒定無效，但這是一個瑕疵，是違反刑事訴訟法的，鑒定機構(gòu)作出的鑒定意見有不公正之嫌，代付鑒定費是一種現(xiàn)有模式下的不得已。

下文待續(xù)......