PTAB禁止在IPR中將申請(qǐng)人在背景技術(shù)中描述的內(nèi)容作為現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)

申請(qǐng)人承認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)（AAPA）是指專利申請(qǐng)人在說明書中記載的、其自認(rèn)為屬現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，通常出現(xiàn)在美國(guó)專利說明書的背景技術(shù)部分。這類陳述往往描述申請(qǐng)人在發(fā)明時(shí)所知的現(xiàn)有技術(shù)水平，卻未必引用具體的專利或文獻(xiàn)。例如，說明書的背景部分可能寫道：“眾所周知，在某X結(jié)構(gòu)中通常將Y元件設(shè)置于Z元件上方”，這就是一種AAPA的形式。根據(jù)美國(guó)專利法，申請(qǐng)人在說明書或?qū)彶檫^程中承認(rèn)他人的工作是現(xiàn)有技術(shù)的，這種陳述可被視為現(xiàn)有技術(shù)來對(duì)待。

2025年8月2日，美國(guó)專利商標(biāo)局發(fā)布公告明確了一項(xiàng)新規(guī)：在專利審判和上訴委員會(huì)（PTAB）的跨方復(fù)審（IPR）程序中，不得將申請(qǐng)人承認(rèn)的現(xiàn)有技術(shù)（AAPA）作為35 U.S.C. §102意義下的現(xiàn)有技術(shù)依據(jù)。通俗來說，就是在審理專利無效時(shí)，不能把專利權(quán)人在自己專利說明書里描述的背景技術(shù)當(dāng)作現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)來據(jù)此推翻該專利。這一新規(guī)由USPTO署理局長(zhǎng)于2025年7月31日簽署發(fā)布，并立即生效適用于2025年9月1日或之后提交的所有IPR請(qǐng)?jiān)浮?/p>

新規(guī)的核心內(nèi)容體現(xiàn)在對(duì)37 C.F.R. § 42.104(b)(4)規(guī)定的重新強(qiáng)調(diào)和嚴(yán)格執(zhí)行。該法規(guī)要求IPR請(qǐng)?jiān)笗仨殹熬唧w指明權(quán)利要求的每個(gè)要素在所依據(jù)的現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物中的對(duì)應(yīng)出處”。過去USPTO曾在2020年和2022年的指導(dǎo)備忘錄中放寬/豁免了這一要求，在某些情況下允許請(qǐng)求人不嚴(yán)格逐一對(duì)應(yīng)，而以一般常識(shí)或申請(qǐng)人陳述來補(bǔ)足缺漏。但2025-08-02公告明確，自即日起將不再豁免該要求，PTAB今后將嚴(yán)格執(zhí)行之。更重要的是，備忘錄明確闡明了所依據(jù)的現(xiàn)有技術(shù)專利或印刷出版物這一用語的范圍：凡非專利或印刷出版物的證據(jù)，一律不視為可構(gòu)成無效理由的現(xiàn)有技術(shù)依據(jù)。這就排除了AAPA、專家證詞、常識(shí)性論據(jù)等任何其他形式的證據(jù)作為IPR無效理由中的先前技術(shù)依據(jù)。換言之，請(qǐng)求人在提出IPR無效時(shí)，每一項(xiàng)被挑戰(zhàn)權(quán)利要求的每一個(gè)要素都必須能在提交的現(xiàn)有技術(shù)專利或出版物中找到對(duì)應(yīng)支持；不能找到的，請(qǐng)求就不成立，IPR請(qǐng)?jiān)笇⒈获g回。

簡(jiǎn)而言之，2025年8月2日的USPTO公告重申了IPR審查必須有據(jù)可依的原則。凡是超出專利和出版物范圍的材料，包括申請(qǐng)人自己的承認(rèn)（AAPA）、專家意見、常識(shí)推論等，都不能再作為35 U.S.C. §102意義下的現(xiàn)有技術(shù)提交。

新規(guī)的直接效果是收窄了IPR請(qǐng)求人的攻擊面，這無疑對(duì)專利權(quán)人更為有利。以往，請(qǐng)求人可以抓住專利說明書中專利權(quán)人自己披露的背景技術(shù)，加以利用來挑戰(zhàn)專利，相當(dāng)于專利權(quán)人提供了攻擊自己的彈藥。一旦說明書里承認(rèn)的某項(xiàng)技術(shù)恰好覆蓋了權(quán)利要求的大部分要素，請(qǐng)求人只需再輔以少量證據(jù)，就可能構(gòu)成強(qiáng)有力的無效理由。

新規(guī)提升了專利權(quán)人在IPR中的防御地位。專利申請(qǐng)人今后可以稍微放心地撰寫必要的背景技術(shù)說明，不用過度擔(dān)心自己的陳述日后在IPR中被直接當(dāng)作殺招引用。這有助于恢復(fù)說明書中背景技術(shù)披露的積極作用，鼓勵(lì)申請(qǐng)人為充分公開發(fā)明上下文而提供必要的信息。

新規(guī)無疑提高了挑戰(zhàn)者提起IPR的門檻和準(zhǔn)備成本。首先，請(qǐng)求人在撰寫請(qǐng)?jiān)笗鴷r(shí)必須更加謹(jǐn)慎、詳實(shí)，確保每個(gè)權(quán)利要求要點(diǎn)都有現(xiàn)成的專利或文獻(xiàn)支持。以前，若某一技術(shù)特征在現(xiàn)有公開文獻(xiàn)中難覓其蹤，請(qǐng)求人還有可能引用專利說明書中的背景介紹或由專家證明“這是本領(lǐng)域常識(shí)”來彌補(bǔ)。今后這種取巧行不通，請(qǐng)求人需要投入更多精力去發(fā)掘完整的先前技術(shù)證據(jù)。這可能導(dǎo)致請(qǐng)?jiān)钢幸玫膶?duì)比文件數(shù)量上升，組合設(shè)計(jì)更加復(fù)雜，以覆蓋所有技術(shù)要素。這不僅增加了請(qǐng)求人檢索和分析先前技術(shù)的工作量，也可能增加請(qǐng)?jiān)笗?/strong>和復(fù)雜度。對(duì)一些技術(shù)細(xì)節(jié)非常新穎、現(xiàn)有文獻(xiàn)未詳加披露的專利而言，挑戰(zhàn)者將面臨更大的困難；某些情況下，如果找不到公開證據(jù)，請(qǐng)求人可能不得不放棄對(duì)該要素的挑戰(zhàn)，從而縮小無效理由的范圍或深度。

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