違反技術(shù)服務(wù)合同約定申請(qǐng)的專利，不應(yīng)享有專利權(quán)

陜西浩公律師事務(wù)所 民商事研究院 文章/陳棪

一、參考案例

（2022）最高法知民終2951號(hào)民事判決 A公司與C公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案

二、案情簡(jiǎn)介

2018年7月，A公司的關(guān)聯(lián)公司B公司與C公司的關(guān)聯(lián)公司D公司簽署名為“某1裝置供貨的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)，技術(shù)服務(wù)及其專屬設(shè)備”的合同（以下簡(jiǎn)稱A合同），約定B公司為D公司提供建設(shè)某1裝置的基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)工藝包、技術(shù)服務(wù)及工藝設(shè)備。

2018年9月，A公司與C公司就“某2裝置項(xiàng)目”簽署合同，合同約定A公司向C公司提供用于某2裝置項(xiàng)目的相關(guān)產(chǎn)品和設(shè)計(jì)工藝，并提供技術(shù)服務(wù)。B公司出具《聲明》，對(duì)于B公司根據(jù)A合同向D公司提供的技術(shù)，在中國(guó)大陸申請(qǐng)和擁有專利的權(quán)利歸屬于A公司。A合同第6章權(quán)利限制部分約定在未得到B公司事先同意的情況下，D公司不得將在本合同內(nèi)獲得的任何信息及文件透露給任何第三方。

2019年2月，D公司、C公司與B公司簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定將D公司在A合同中的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給C公司。C公司于2019年申請(qǐng)涉案專利并于2020年獲得授權(quán)。

隨后，A公司發(fā)現(xiàn)C公司名下的案涉發(fā)明專利絕大部分技術(shù)特征來(lái)自A公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的技術(shù)，故將C公司訴至法院，請(qǐng)求確認(rèn)該專利權(quán)歸A公司所有。一審法院判決確認(rèn)A公司為涉案專利的共有權(quán)人。宣判后，A公司、C公司均不服，提起上訴，最高人民法院判決確認(rèn)A公司為涉案專利的專利權(quán)人。

三、法院裁判觀點(diǎn)

涉案專利權(quán)屬于A公司與C公司共有，還是屬于A公司單獨(dú)所有。

專利法所稱發(fā)明人，是指對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。C公司在A公司及其關(guān)聯(lián)公司通過(guò)合同向其提供的整體技術(shù)方案基礎(chǔ)上，進(jìn)行了部分技術(shù)特征的改進(jìn)后形成的技術(shù)方案，經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局實(shí)質(zhì)審查，獲得了專利權(quán)，雙方對(duì)于涉案專利技術(shù)方案均做出了貢獻(xiàn)。但根據(jù)在案證據(jù)，A公司及其關(guān)聯(lián)公司對(duì)涉案專利相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出了主要貢獻(xiàn)，C公司作出的技術(shù)貢獻(xiàn)所占比例較小。

A公司根據(jù)雙方簽訂的供貨合同向C公司提供設(shè)備及其生產(chǎn)工藝，包含了完整的技術(shù)方案，雙方為買賣合同及技術(shù)服務(wù)合同關(guān)系，并無(wú)技術(shù)開(kāi)發(fā)合同關(guān)系。作為技術(shù)提供方，在無(wú)相反證據(jù)情況下，A公司對(duì)其提供給C公司的設(shè)備及生產(chǎn)工藝享有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。在有合同明確限制的情況下，C公司未經(jīng)許可，擅自利用A公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的技術(shù)方案提出專利申請(qǐng)，即使其在該技術(shù)方案基礎(chǔ)上作出了一定改進(jìn)，但由于違背了合同約定和A公司的意愿，C公司也不能當(dāng)然因其改進(jìn)而可以享有涉案專利權(quán)。對(duì)A公司而言，在涉案專利技術(shù)方案被公開(kāi)后，其已被動(dòng)失去了對(duì)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式的選擇權(quán)，如果再與C公司共享涉案專利權(quán)，權(quán)利行使上還會(huì)受到共有專利權(quán)人的牽制。C公司違背誠(chéng)信原則，具有明顯過(guò)錯(cuò)，且在整體涉案專利技術(shù)方案中作出的技術(shù)貢獻(xiàn)較小，其申請(qǐng)涉案專利權(quán)缺乏事實(shí)基礎(chǔ)和法律原因，不能僅因申請(qǐng)而獲得涉案專利權(quán)，涉案專利權(quán)應(yīng)當(dāng)歸屬于A公司。

四、啟迪意義

在設(shè)備買賣及技術(shù)服務(wù)合同對(duì)相關(guān)技術(shù)方案的披露作出限制性約定的情況下，若購(gòu)買設(shè)備并接受技術(shù)服務(wù)的一方違反該約定，直接使用對(duì)方提供的技術(shù)方案，或?qū)ζ渖宰鞲倪M(jìn)后擅自申請(qǐng)專利權(quán)，損害了對(duì)方對(duì)相關(guān)技術(shù)方案享有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益，那么當(dāng)對(duì)方主張確認(rèn)該專利權(quán)歸其所有時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以支持。