案例精析｜對外觀設計專利產品的使用行為，不侵犯外觀設計專利

案情簡介

H公司是一家集工程產品研發、生產、施工、銷售的國家級高新技術企業，同時系錨盤產品的專利權人，專利號：202030751883.6，專利名稱：錨盤（展開式承壓型）。

H公司認為，其作為錨盤（展開式承壓型）的專利權人，S公司在未經其同意的情況下，在溧陽市戴埠鎮多功能停車場一期項目工程中，擅自制造、許諾銷售、銷售該專利產品。

H公司向常州知識產權局提起專利侵權糾紛處理請求，請求：（1）責令S公司立即停止侵犯H公司的專利權，包括立即停止制造、許諾銷售、銷售貝親圈圈的“錨盤”產品；（2）若是S公司主張侵權產品具有合法來源，要求S公司提供合法來源的證據，并且配合其進行證據保全。

在接受委托后，S公司確認拍攝的項目工地屬于S公司承包的工地，但辯稱“錨盤”系S公司向N公司購買的，據S公司了解，N公司系向Z公司購買的。

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律師工作

在接受S公司委托后，摩聞律師快速分析，認為S公司的被控侵權產品的外觀與案涉專利的外觀，從立體圖、俯視圖、樣式圖以及使用狀態參考圖的比對來看，存在一定差異，且S公司作為被控侵權產品的使用方，僅是針對被控侵權產品的使用行為不構成侵權，另外在本案中可以主張合法來源抗辯。

第一，針對不侵權的相關事宜。摩聞律師通過可視化的方式，對被控侵權產品與涉案專利，在主視圖、俯視圖、整體圖、左右視圖等各個方面進行比對。此外，摩聞律師通過S公司的經營范圍進行舉證，明確S公司的經營范圍不包括被控侵權產品的生產制造。

第二，針對被控侵權產品只存在使用行為，不構成侵權。摩聞律師向合議組強調：一方面，被控侵權產品并非S公司所有。無論是行政執法調取的實物還是H公司在項目工地現場拍攝的照片，被控侵權產品上均未體現任何與S公司有關的標識，不能當然認為被控侵權產品系S公司所有。項目工地是用以施工的場所，既非生產車間，也不是用于展覽、展示的場所，被控侵權產品擺放在工地上，也不能代表有銷售或者許諾銷售的意思表示。另一方面，被控侵權產品的使用途徑，系在隱蔽工程中配合高強鋼筋等完成注漿作業，因此N公司也是使用的被控侵權產品的功能性用途，在N公司使用后，錨盤被掩埋在地下，不會被一般消費者感知到，也不會因為其外觀設計視覺效果作為一般消費者選擇該產品的依據。

第三，針對合法來源的相關事宜，摩聞律師跟S公司核實了相關錨盤的來源、市場價值、購買情況等等，指導S公司完成合同、送貨單、支付憑證等的舉證。

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裁判結果

常州知識產權局合議組對于庭審雙方發表的意見以及現場實物的觀察，認為：

(1)對涉案產品是否屬于合法來源我局不進行裁決。

(2)涉案產品雖然與涉案專利相近似，并覆蓋了涉案專利的技術特征，但是，S公司負責施工的工地是使用該涉案產品，根據專利法第十一條第二款，對外觀專利的使用不作為對專利權的侵犯行為。

(3)涉案產品在整個工程的使用狀態，是澆筑基樁時深埋在地下的隱蔽工程，不會被一般消費者觀察到，它起到的完全是技術功能的作用，用于基樁錨固抗浮，完全沒有任何外觀設計的美觀作用。判別被控侵權產品對外觀專利是否構成侵權時，當被控侵權產品在該另一產品中僅具有技術功能的除外。

后常州知識產權局裁決S公司使用涉案產品，沒有侵犯H公司名稱為錨盤（展開式承壓型）（專利號：202030751883.6）的專利權，駁回H公司的全部請求事項。

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結語和建議

本案為常見的侵犯外觀設計專利權糾紛，實務中，企業往往系通過合法來源取得被控侵權產品，可以在侵權案件中做出合法來源抗辯。此外，如何具體認定制造、銷售、許諾銷售的行為，以及具體的舉證責任，需要由權利人進行進一步舉證。摩聞律師對本案的處理方式，為廣大企業應對此類侵權行為的處理方式提供了參考。

首先，《江蘇省高級人民法院侵犯專利權糾紛案件審理指南》對于制造、許諾銷售、銷售行為都作出了明確的定義。當企業被訴侵權后，需要確認企業對被控侵權產品的侵權行為系制造、銷售、許諾銷售的哪一種。對于外觀設計專利而言，企業僅僅是使用，以及對外觀設計專利產品的技術功能而非美觀設計的使用時，不構成侵權。作為“侵權人”而言，要積極論述自身不存在制造、銷售、許諾銷售的行為，如通過企業的經營范圍來加強論述真實性，作為“權利人”而言，要積極舉證存在上述行為，否則要承擔舉證不力的法律后果。

其次，對于合法來源的證據，需要企業在日常管理中進行留存。雖然本案中并未對產品的合法來源進行評價與裁決，但是合法來源抗辯作為專利案件中的一大抗辯事由，需要由被控侵權一方承擔相應的證明責任。對于合法來源抗辯的舉證，需要從主客觀兩方面來舉證，客觀層面上，需要舉證相應的合同、送貨單以及發票，此外購入的價格也需要是合理價格。主觀層面上，需要舉證不知道購入的產品系侵權產品，即不知道涉案專利。

因此，企業在日常的經營活動中，一方面需要關注相關產品在市場上的專利持有情況，如果企業本身已經和專利權人進行磋商相應的購買，之后又選擇了非專利產品，則很難認定企業主觀上的非故意性。另一方面，企業關于購入產品，需要留存好相應的合同、送貨單、發票等等，若是產品的確是以公允價格從正規制造商處購買的，也需要及時提出合法來源的抗辯。但需要提醒企業注意的是，即便合理來源抗辯成立，不意味著不存在侵權行為，企業仍然要承擔停止侵權的民事責任，并且承擔維權合理費用。

承辦律師：曾博、胥潔

行政裁決：常州市知識產權局常知法裁字〔2024〕31號