合規、避坑、低成本、高質量獲得美國專利

當前，美國市場的營商風險不確定，因此，申請美國專利必須避坑、降費、提質、防范被認定為“不可執行”。本文根據作者在中國專利保護協會2025年11月23日的線上經驗交流會和廣東省知識產權研究會2025年12月24日大講堂《高質量、低成本、合規獲得美國專利》的PPT整理而成。
一、USPTO查處違規美國專利申請的概況
中國申請人(企業、高校、研究所)提交過數以萬計的美國專利申請。期間，少數申請人或專利代理機構違規操作，已經產生嚴重法律后果，美國專利商標局(USPTO)陸續實名公布了相關責任人和處罰措施[1]。
下圖中，藍色折線表示USPTO頒發的違規專利代理人處罰令(Final Order)的數量，而紅色折線表示針對來自中國的專利申請頒發的違規專利代理人處罰令的數量。其中，1996年至2007年，受處罰的專利代理人不多，而且沒有因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人；2008年至2012年，受處罰的專利代理人增多，2010年創處罰51人的最高記錄，而且出現了個別因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人；2013年至2018年，受處罰的專利代理人每年38人左右，因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人也不多；2019年至2025年，受處罰的專利代理人總體呈下降趨勢，但因代理中國專利申請而受到處罰的專利代理人卻有增加趨勢，2024年高達8人因代理中國專利申請而受到處罰，涉及：虛假專利申請、違規執業或代理、虛假簽字、虛假企業實體狀態等。

因此，各種違規操作都是申請美國專利過程中的“坑”，需要引起申請人重視，需要著手防范，并且對之前的可能違規行為，自查自糾、盡可能及時補救。
二、USPTO已經公布查處案例的違規專利申請4種情形
1、虛假專利申請[2]
USPTO將所有“不以追求專利保護為目的”的專利申請都列為“虛假專利申請” (spurious patent application)。這對某些大學、研究所的以往美國專利申請敲響了警鐘。
USPTO成立了工作組[3]，努力清除各種對專利制度的威脅，尤其反感那些只為以便于貨物通過美國海關為目的、以商業宣傳為目的、以科研成果評價為目的專利申請。
撲救措施包括：提交一份IDS文件，以彰顯專利申請對于申請人的重要性；將已經授權的美國專利許可給相關專利池或商業實施機構；對于已經駁回的專利申請，提出RCE(繼續審查請求)或Appeal(申訴)，以表明因發明創造的重要性輕易不言放棄；對于尚未授權的專利申請，提出分案申請、接續專利申請等，以彰顯申請人對專利未來實施的期許。
2、虛假代理人
為了降低申請美國專利的成本，有企業嘗試過種種不合規的途徑。例如，企業違法租用或非從業者冒用[4]美國專利代理人的資質，以美國專利代理人的名義自行向美國專利商標局遞案；受委托的不法美國專利代理人，違規不顧文件內容、不顧文件質量、直接簽字提交(即“同行渠道”)；受委托的不法美國專利代理人為了逃避行業監管隱瞞專利代理人身份以“獨立發明人”的名義向美國專利商標局遞案；或者，受委托的不法美國專利代理人讓沒有專利代理資質的助理以自己的名義簽字、遞案、甚至與審查員電話會晤[5]。
這些做法敗露后，不僅違規美國專利代理人被吊銷專利代理資質，作為委托人的企業也將承擔嚴重法律后果，例如，信譽降級、由不法美國專利代理人代理的專利“不可執行”、由不法美國專利代理人代理的專利申請全部作廢。
非法代理，很多來自“招標”。申請人希望通過招標選定報價最低的合作伙伴；非法代理利用了申請人的這種心態和需求，通過超低報價獲得案源，再通過非法代理的超低成本獲得利潤，服務質量必將出現問題。
凡是涉及非法代理的專利申請，無論是申請人主謀還是申請人被騙，一般都無法補救。珠三角、長三角的一些企業開辟商會途徑提交美國專利申請，合規地使申請人和極具性價比的美國律所精準匹配，使得成本低于招標，而且避開了招標之坑。
3、虛假簽字
時而有國內申請人或專利代理機構，為了省事或者因不能及時聯系上當事人等原因，替他人簽字。美國專利商標局(USPTO)的處罰包括：終止相關專利申請；相關專利視為至始不存在；將申請人列入不誠信清單；沒收涉案美國專利代理人的非法所得、每個虛假簽名罰款達1000美元和其他可能的刑罰；終身禁止涉案從業者繼續從事專利代理業務。
自2023年6月以來，USPTO查處的受到虛假簽字影響的專利申請已經超過3900件；自2024年10月以來，USPTO已經因虛假簽字終止了超過3300件專利申請[6]。
補救措施包括：準備隨時補交、或主動補交當事人委托他人代替簽字的證明文件。
4、虛假實體狀態
提交一件美國專利申請，大實體、小實體、微實體分別支付官費2000美元、730美元、400美元。因此，曾有大實體企業設法享受小實體、甚至微實體的待遇[7]。然而，一旦“誤報”則留下后患。
USPTO近年處理了多位涉及虛假微實體的專利從業者[8]，例如，2024年3月20日向Chen某發出第D2024-01號處罰令；2023年1月6日向Han某發出第D2022-23號處罰令；2023年4月19日向Chen某發出第D2023-19號處罰令；2023年4月7日向Wu某發出第D2023-24號處罰令；2023年1月20日向Chew某發出第D2023-08號處罰令。
到目前為止，針對虛假微實體聲明，USPTO已經發出超過2200件專利申請的補費通知書；針對虛假小實體聲明，USPTO已經發出超過68件補費通知書；追繳虛假微實體的補費高達44.3萬美元；追繳因不誠信的小實體、微實體聲明而補繳的延期費、繼續審查(RCE)請求費、授權費、信息披露聲明(IDS)費等已經超過137.8萬美元[9]。
即使將大實體“不慎誤報”為小實體或微實體，USPTO通常也不會發補正通知，“不涉案，不審查”。然而，一旦涉案，除了3倍以上處罰，專利即使有效也“不可執行”。
相反，如果企業在出事前能夠知錯自糾，則不再擔責。因此，如果企業實體狀態有誤，補救成功率比較高。
尤其是，每次繳納任何一項官費，申請人都要重新評估實體狀態；實體狀態發生變化，應該保留好證據；如沒有把握，需要事先咨詢美國專利律師，并且保存好答復文檔。
補救理由通常也比較客觀。例如，
1) 985、211高校或其高科技公司、享事業費撥款的研究所，規模超過500人是否屬于小實體，提交申請時難免“理解有誤”，因為美國一方面規定大學、科研機構、非盈利機構都屬于小實體；另外一方面又規定國有實體、政府關聯企業，無論規模大小和盈利與否，都是大實體。
2) 對“獨立經濟核算”的理解有誤，忽視了“小公司”可能是“大實體”的有關規定，因為大公司旗下的獨立經濟核算的子公司不足500人是小實體，但小公司的投資人中有大實體，即使自身不足500人仍然是大實體；大實體的子公司，即使不足500人依然是大實體。
3) 忽視了“小實體”地位喪失的有關規定，即：如果小實體曾經向大實體轉讓過專利，小實體地位就已喪失；如果微實體曾經向大實體或小實體轉讓過專利，微實體地位就已喪失。微實體的衡量標準每年都變，年申請量超4件(不包括臨時申請、PCT)，就不再享受微實體地位。
4) 誤解了企業實體狀態的動態變化，因為關于企業當前屬于大實體、小實體還是微實體，美國一方面規定看歷史，另一方面又規定看當前狀態。初創企業曾經將專利轉讓給大實體，數年后回購，那么該企業曾經變成了大實體，但現在屬于大實體還是小實體，不同從業者可能給出不同的結論；而且大實體可退變為小實體，而小實體可發展成大實體。
三、“即使專利有效也不可執行”的美國專利申請的5種形式
根據美國專利法律體系，如果在專利申請和審查過程中，發明人或其專利代理人都有誠實和坦白的義務，如果違反誠信原則，存在不正當行為，即使專利權有效也不可執行[10]。
1、虛假發明人
某些企業出于股權、人才流動、利益分配等方面的考慮，不將真正做出“實質性貢獻”的研發人員寫入發明人名單[11]，美國法院有最新判例將這種“故意遺漏”發明人的行為認定是不公正行為(inequitable conduct)，即使專利有效也不可執行，使得本可以勝訴的專利侵權訴訟以失敗告終。
類似地，有企業出于容易掌控研發團隊的角度考慮，甚至將沒有參與具體研發的企業老板自己寫成發明人。在法庭上，任何假“發明人”都無法逃過法庭質證，后患無窮。
某些高校、研究所，出于各種目的或考慮，常常將對專利沒有“實質性貢獻”的人，例如有關領導、有關同事、研發輔助人員、相互掛名的朋友等，都列入發明人名單。
補救措施是，通過發明人變更程序，自查自糾，主動對虛假發明人進行糾正。
2、虛假申請人
本來是研發團隊做出的發明創造，企業老板以個人名義提交美國專利申請，以享受微實體70-80%的官費減免；或者，大公司以其子公司名義提交專利申請，以享受小實體50-60%的官費減免。一旦涉案，沒有研發檔案可以證實發明人與申請人的雇傭關系，必將承擔嚴重法律后果。
補救措施是，通過專利權轉讓程序，自查自糾，主動將虛假申請人變更為真正的“申請人”，并且主動補繳曾經虧欠的官費。
3、隱瞞經濟資助
美國規定[12]：專利申請人獲得來自任何團體的經濟資助完成發明創造而申請專利，需要指明：資助單位、資助項目、資助代碼、資助期限等信息。
2025年前，很多企業曾經獲得政府資助申請美國專利，但罕見向USPTO聲明，卻時而有企業向美國律所泄露：“政府只資助5萬人民幣，收費不要超過所獲資助”。
近年來，美國不斷有人建議：他國用公權資金申請美國私權專利，是他國以一個國家的實力與美國的某個企業展開競爭，屬于“不公正行為”[13]，因此，所有隱瞞基于政府資金事實而獲得的美國專利都可能成為“不可執行”的借口。
補救措施，對于仍然在審查階段的專利申請，在答復審查意見(non Final OA)、提出繼續審查請求(RCE)、提出申訴請求(Appeal)、提出分案申請(DA)或提出部分接續申請(CIP)時，順便聲明[14]；對于已經獲得授權的美國專利，可借提交信息披露聲明(IDS)的機會提及。
4、請求快速審查
很多中國申請人希望通過PPH[15]計劃享受美國專利申請快速審查，USPTO受理的PPH請求大多來自中國的高校、研究所、企業。
根據USPTO，以美國專利授權佐證“國際領先水平”為目的、以滿足行政機關的各種認可為目的、以獲取政府項目資金為目的的專利申請，都不是“以專利保護為目的”。
其實，早授權相當于攤開牌打撲克；從專利保護效果本身考慮，使競爭對手知道授權文本的時間越晚越好，以免被有針對性地規避或設伏。
歐美企業很少要求加快審查，相反，可多次向美國專利商標局請求“暫停審理”。
因此，請求PPH，可能被懷疑“不以專利保護為目的”，更容易被USPTO盯上，成為不可執行的借口。
補救措施，提交一份專利實施許可合同備案請求，以彰顯是“以專利保護為目的”。
5、隱瞞關鍵IDS文件
在PureCircle v. Almendra案中[16]，Almendra在涉案專利申請審查檔案中挖掘出專利權人具有故意掩藏某關鍵IDS文件的“不正當行為”，沒有履行坦誠義務(duty of candor)，為迫使PureCircle撤訴，主張涉案專利不可執行(unenforceable)。
實務中，申請人只在新申請時主動提交IDS文件，或者在USPTO要求提交時補交一次IDS文件，忽視了申請美國專利過程中的一項重要規定：無論在申請過程中，還是在授權后，對于影響專利創造性的關鍵IDS文件，隨時知道應該隨時提交。
補救措施，自查自糾，如果確有影響專利創造性的關鍵IDS文件，盡快補交。
在美國獲得專利保護過程中，企業追求提質降費，無可厚非，但必要通過合規渠道。即使成本看似高一些，但總比訴訟中專利不可執行、甚至永遠喪失美國市場準入資格，代價要小得多。特別是，合規渠道并不意味著高成本。珠三角、長三角的一些企業抱團取暖[17]，在確保專利質量的同時，申請美國專利的成本甚至低于以往的招標途徑。
注釋：
[1]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/
[2]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[3]https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-new-group-mitigate-threats-patent-system
[4]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Yang-Final-Order-(D2024-04)-Redacted.pdf
[5]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(D2025-01)-12-20-24-Redacted-Redacted.pdf
[6]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[7]https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Cheng-Order-D2026-05.pdf
[8]https://www.uspto.gov/patents/fraud/examples-threats-patent-system
[9]https://www.uspto.gov/patents/fraud/patent-system-threat-detection-data
[10]37 C.F.R.§1.56
[11]Inline Plastics Crop. v. Lacerta Group Inc., Civil No. 18-cv-11631-MRG, 2025
[12]https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s310.html
[13]https://www.acquisition.gov/far/35.017
[14]Statement regarding sponsored research or development
[15]https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/patent-prosecution-highway-pph-fast-track
[16]https://www.globenewswire.com/news-release/2020/04/07/2013028/0/en/PureCircle-Files-Patent-Infringement-Case-in-the-U-S-District-Court-for-the-Northern-District-of-Georgia.html
[17]https://tv.sohu.com/v/dXMvMjQxMzIxNTU0LzEwMjg0ODY1Ni5zaHRtbA==.html
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王景林 北京王景林知識產權代理事務所 美中知識產權合作商會