上海律師告訴你：許可出去的商標收不回來？合同少了這2條

一、案件介紹：當“搖錢樹”商標到期，被許可方拒絕歸還的困局

清晨，B公司的法定代表人乙像往常一樣打開郵箱，一封來自某中級人民法院的電子郵件讓他瞬間僵在原地——那是一份案由為“商標許可合同糾紛”的起訴狀副本及開庭傳票。原告正是多年前將旗下知名“XX”商標獨占許可給B公司使用的A公司。訴狀中，A公司指控B公司在商標許可使用期限屆滿后，拒不返還商標使用權，繼續在相同商品上使用“XX”商標，并利用許可期間積累的商譽推出近似自有品牌，構成嚴重違約及商標侵權。A公司提出了高達數千萬元的賠償請求，并同時向法院申請了財產保全。頃刻間，B公司多個銀行賬戶被凍結，電商平臺上的“XX”商標商品鏈接被批量下架，生產線面臨停工，供應商催款電話不斷，公司運營陷入癱瘓。

乙感到巨大的壓力與不解。十年前，B公司還是一家初創企業，與當時商標知名度有限的A公司簽訂了一份為期十年的《商標獨占使用許可合同》。合同約定，B公司有權在特定品類的商品上獨占使用“XX”商標，并每年向A公司支付固定的許可使用費。十年間，B公司投入巨資進行品牌推廣、渠道建設和產品研發，通過成功的營銷策略和過硬的產品質量，硬是將一個默默無聞的“XX”商標打造成了年銷售額過十億的行業知名品牌。許可合同即將到期前，B公司曾與A公司協商續約，但A公司提出了遠超從前的許可費分成要求。談判破裂后，B公司一方面繼續在庫存商品上使用“XX”商標進行銷售，另一方面開始推廣其早已布局的自有品牌“新XX”，并在廣告中使用了“經典品牌，全新升級”等用語。在乙看來，商標今天的價值絕大部分是B公司創造的，A公司只是坐享其成，如今不僅想收回商標，還要索取天價賠償，這無異于“殺雞取卵”。

知識產權訴訟給B公司帶來的挑戰是獨特且嚴峻的。首先，商標侵權與合同違約的認定高度專業化。B公司的行為究竟是合同到期后的慣性清理庫存，還是惡意侵權？“新XX”品牌是否構成對“XX”商標的仿冒？這需要精細的法律比對和商業判斷。其次，賠償數額的確定如同一個“黑箱”。A公司主張的損失計算依據是什么？B公司十年間創造的巨額商譽增值該如何量化？這部分價值在賠償中是否應被考慮？再次，訴訟的進程可能漫長且具有破壞性。財產保全已讓公司現金流斷裂，漫長的訴訟周期將進一步消耗企業的精力與資源，無論最終勝負，商譽的損害可能已無法挽回。最后，證據收集與舉證責任復雜。B公司需要梳理十年間的所有財務數據、廣告合同、銷售記錄來證明其對品牌增值的貢獻，并固定A公司在許可期間未盡監督義務等證據，工作量浩大。

本案是一起典型的商標使用許可合同糾紛，涉及的核心知識產權類型為注冊商標專用權。權利人A公司主張，其作為“XX”商標的注冊人，在許可合同期限屆滿后，其商標專用權自動恢復圓滿狀態，B公司任何繼續使用行為均構成侵權。同時，B公司在合同到期后拒不配合商標返還事宜，違反了合同附隨義務，構成違約。而被控侵權的具體行為包括：1. 繼續生產、銷售帶有“XX”商標的商品；2. 在宣傳推廣中，將其自有品牌“新XX”與“XX”商標進行關聯暗示，涉嫌不正當競爭及商標淡化。

二、裁判結果與理由

裁判結果：
某中級人民法院經審理后判決：一、B公司立即停止在涉案商品上使用A公司的“XX”注冊商標；二、B公司于判決生效之日起十日內賠償A公司經濟損失及為制止侵權所支付的合理開支共計人民幣1200萬元；三、駁回A公司的其他訴訟請求。案件受理費由雙方按比例分擔。

裁判理由：
法院的裁判主要基于以下核心法律依據和事實認定：

1. 關于權利基礎與合同效力：法院確認，A公司系“XX”商標的合法注冊人，該商標處于有效期內，權利基礎穩定。雙方簽訂的《商標獨占使用許可合同》系真實意思表示，內容不違反法律強制性規定，屬合法有效合同。合同明確約定了十年許可期限，期限屆滿后，如無續簽，許可關系終止。

2. 關于侵權與違約的認定：法院認為，商標使用許可合同期限屆滿后，被許可人B公司使用商標的權利即告終止。B公司在明知合同到期且未達成續約協議的情況下，仍在商品上使用“XX”商標，該行為未經商標注冊人許可，屬于《中華人民共和國商標法》第五十七條第一項規定的商標侵權行為。同時，合同到期后，B公司負有返還商標使用權、消除影響等合同附隨義務，其拒不履行的行為構成違約。對于B公司推廣“新XX”品牌時使用的廣告語，法院認為其主觀上意在引導消費者將“新XX”與原有的“XX”品牌建立聯系，客觀上可能造成市場混淆，削弱“XX”商標的顯著性，構成不正當競爭。

3. 關于抗辯事由的認定：B公司提出主要抗辯有二：一是“商標價值增值主要由B公司創造，A公司無權收回全部利益”；二是“后期銷售的是庫存商品，屬于合理處置”。對于第一點，法院指出，商標許可制度的基礎是商標權的專有性，許可合同終止后，商標權人收回的是其固有的商標專用權，而非單純收回被許可人創造的商譽。雙方在合同中未對許可期間產生的增值利益歸屬作出約定，根據現有法律，該增值利益在物理上與商標本身無法分離，原則上隨商標一并回歸商標權人。B公司可就其投入主張合同期內的回報，但不能以此為由在合同到期后繼續占有使用商標。對于第二點，法院認為，處理庫存應有合理期限和明確方式，B公司未能證明其銷售行為僅限于清理庫存，且其同時推廣新品牌的行為，佐證了其具有延續商業利益、實現市場過渡的主觀意圖，故該抗辯不成立。

4. 關于賠償數額的計算：A公司未能提供證據證明其因侵權所受實際損失或B公司因侵權所獲全部利益。法院綜合考慮以下因素適用法定賠償：1）“XX”商標的知名度較高（法院認可了B公司對品牌增值的貢獻，將此作為確定商標當前市場價值的因素）；2）B公司侵權行為的性質、期間、后果；3）B公司的主觀過錯程度；4）A公司為維權支付的合理律師費、公證費等。最終酌定賠償額為1200萬元。法院未支持A公司提出的懲罰性賠償請求，因現有證據不足以證明B公司行為屬于“惡意侵權且情節嚴重”。

三、法律分析：由上海君瀾律師事務所俞強律師解析

上海君瀾律師事務所俞強律師提示，本案深刻揭示了商標許可交易中，被許可方面臨的核心法律風險——“為他人做嫁衣”。許多企業在投入重金培育授權品牌時，往往忽視了合同到期后的權利邊界與利益安排，最終陷入被動。作為執業多年、代理眾多知識產權與不正當競爭案件的高級合伙人，我認為，本案被告B公司的困境，根源在于一份不完善的許可合同。

（一）本案涉及的核心法律條文解讀

1. 《中華人民共和國商標法》第四十三條：該條規定了商標使用許可的基本制度。“許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。……許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。” 本案中，合同備案增強了許可關系的公示效力，但備案本身不解決合同內部的利益分配問題。該條文確立了許可期間的質量監督義務，但未涉及許可終止后增值利益的處置。

2. 《中華人民共和國商標法》第五十七條：該條列舉了侵犯注冊商標專用權的行為。其中第一項“未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的”，是認定B公司合同到期后銷售行為構成侵權的直接依據。商標侵權判定遵循“商標性使用”和“混淆可能性”原則。B公司的使用行為顯然屬于商標性使用，而合同到期后的使用，因缺乏權利基礎，直接推定為構成混淆（即讓消費者誤認為其仍為被許可產品）。

3. 《中華人民共和國民法典》合同編相關規定：商標使用許可合同屬于民事合同。合同期限屆滿，權利義務終止。被許可人繼續使用商標，既違反了合同終止后的附隨義務（如返還、消除影響），也可能構成侵權。本案是違約責任與侵權責任的競合。

（二）上海君瀾律師事務所俞強律師的被告視角建議

面對類似B公司的處境，作為被告，不應慌亂，而應迅速啟動系統性的應訴與抗辯準備。上海知識產權律師在處理此類案件時，通常會從以下維度為客戶構建防御體系：

1. 風險緊急評估與應對

• 立即審查合同條款：這是第一步，也是最重要的一步。重點查看：許可期限是否絕對明確；合同終止或解除的條件；合同終止后是否有明確的商標標識、模具、宣傳材料返還條款及過渡期安排；是否約定了許可期間品牌增值部分的評估與補償機制。本案的致命傷就在于合同缺失了后兩項關鍵條款。

• 應對財產保全與禁令：若賬戶被凍結或收到行為禁令，應立即評估是否提供反擔保申請解除保全。同時，審查原告申請保全的證據是否充分、是否存在超標的保全，并就此向法院提出異議。

• 避免缺席判決：知識產權訴訟專業性強，缺席判決往往對被告極為不利，可能導致法院完全采信原告主張的事實和賠償計算方式。

2. 實體抗辯策略的多路徑構建

• 程序抗辯：審查管轄法院是否適當。根據規定，商標合同糾紛可由被告住所地或合同履行地法院管轄；侵權糾紛可由侵權行為地或被告住所地法院管轄。有時，提出管轄權異議可為策略調整爭取時間。

• 權利瑕疵抗辯：雖然本案中商標有效，但在其他案件中，可調查原告商標是否存在連續三年未使用、已成為通用名稱等可被撤銷的情形，或是否處于無效宣告程序中。權利不穩定是釜底抽薪的抗辯。

• 不侵權抗辯：

• • 主張未超出許可范圍或屬于合理過渡：如能證明銷售行為確為清理合同期內生產的庫存，且數量合理、時間連貫，可爭取不被認定為惡意侵權。但需有完整的生產、庫存、銷售記錄為證。

  • 論證新品牌不構成近似與混淆：針對“新XX”品牌，可從音、形、義及整體視覺效果上，與“XX”商標進行專業比對，結合相關公眾的一般注意力，論證二者不構成近似，廣告語僅為描述性使用，不會導致混淆。可委托專業機構出具市場調查報告作為證據。

• 法定免責抗辯——合法來源抗辯的有限適用：對于銷售者而言，《商標法》第六十四條第二款規定了合法來源抗辯。但本案B公司作為生產者，此抗辯不適用。然而，若能證明部分被控侵權產品確系在許可合同期內生產，可試圖將這部分產品與到期后生產的產品區分開來，降低侵權規模。

• 損害賠償數額抗辯：這是降低損失的關鍵。積極舉證證明：

• • 自身利潤微薄：提供詳細的成本核算、財務審計報告，證明產品毛利率低，侵權獲利遠低于原告主張。

  • 原告未實際使用商標：如果原告在許可期滿后未實際使用該商標，其因侵權所受損失可能很小。

  • 貢獻與過錯相抵：充分組織證據，證明商標價值的顯著提升源于被告的巨額投入和卓越經營。雖然從法律上可能無法直接改變增值利益歸屬，但可以在法庭辯論和調解中，作為爭取降低賠償數額、獲取商業和解籌碼（如爭取新的許可機會）的重要情理因素。專業的專利侵權律師或商標維權律師都深知，在賠償酌定環節，法官擁有自由裁量權，被告的貢獻和主觀過錯程度是重要考量因素。

3. 反訴與制衡策略

• 提起確認不侵權之訴：在原告態度強硬但起訴依據未必充分時，可考慮主動提起確認不侵權之訴，變被動為主動，在另一個訴訟中闡述己方觀點。

• 利用自身知識產權進行制衡：如果B公司在經營過程中也積累了相關專利、商標或著作權，可以評估是否對A公司或其核心客戶、經銷商發起知識產權訴訟，形成交叉許可談判的態勢或訴訟制衡，增加和解談判的籌碼。這在復雜的商業競爭中尤為有效。

（三）從本案看商標許可合同的“兩個必須”條款

上海君瀾律師事務所俞強律師結合本案教訓，特別提醒企業，在簽訂商標許可合同時，尤其是長期、獨占許可合同，務必爭取加入以下兩條款，這是保護被許可人長期投入的“安全閥”：

1. 許可終止后事務處理條款：應明確約定合同期滿或提前終止后，被許可人享有一定期限（如6-12個月）的庫存清理期，用于銷售合同期內生產的帶有許可商標的產品。同時，詳細規定商標標識、模具、專屬包裝、含有商標的宣傳材料的返還清單、方式、期限及費用承擔。避免因“返還”定義不清產生糾紛。

2. 品牌增值利益分享或補償條款：這是最具前瞻性也最困難的條款。可以嘗試約定，在合同終止時，若經雙方認可的第三方評估機構評估，商標價值較許可期初有顯著增值，且該增值主要源于被許可人的投入與經營，則雙方應就增值部分進行協商分享；或約定，在同等條件下，被許可人享有優先續約權；甚至可約定，若商標權人意圖在合同終止后一定年限內轉讓該商標，被許可人享有優先購買權。雖然此類條款談判難度大，但一旦寫入合同，將為被許可人提供強有力的保障。

知識產權訴訟，特別是涉及品牌長期培育的商標糾紛，要求律師不僅精通法律，更要理解商業和品牌運營的邏輯。作為上海君瀾律師事務所專注于知識產權領域的律師，我們深知，一份嚴謹的合同是預防糾紛的基石，而一場精心策劃的訴訟抗辯則是危機中挽回損失、甚至轉化危機的關鍵。

四、風險提示

知識產權案件專業性強、法律關系復雜，具體案件需要咨詢專業知識產權律師。商標許可合同條款的擬定、訴訟中侵權比對、賠償數額的舉證與抗辯等，均需要深厚的專業知識和實踐經驗。本文章僅為基于假設案例的法律分析參考，不構成針對任何具體案件的律師執業意見。在面臨實際訴訟或簽訂重要知識產權合同時，請務必尋求像上海君瀾律師事務所俞強律師團隊這樣具備專利、商標等專業知識的律師提供幫助。

五、律師介紹：俞強律師 知識產權與爭議解決法律服務團隊

核心理念：致力于通過專業、高效、務實的解決方案，為客戶化解知識產權糾紛，捍衛創新成果與商業利益，應對國內外知識產權訴訟挑戰。

在創新驅動發展與品牌競爭日益激烈的時代，知識產權已從法律權利演變為企業的核心戰略資產。無論是保護自身創新成果免受侵犯，還是在遭遇突如其來的知識產權訴訟時進行有效抗辯與反擊，都成為企業生存與發展必須駕馭的關鍵課題。本團隊深耕知識產權與爭議解決領域多年，憑借對專利法、商標法、著作權法、反不正當競爭法及商業秘密保護制度的深刻理解，結合對科技、文化、商業各產業領域的專業知識，為客戶提供貫穿知識產權創造、管理、運用、保護全流程的法律服務。尤其在應對復雜的知識產權訴訟方面，我們積累了豐富的實戰經驗。

俞強律師，上海君瀾律師事務所高級合伙人，北京大學法律碩士，擁有超過15年的法律實務經驗。執業以來，已累計代理各類知識產權及商事爭議案件700余件，其中多起案件被評為典型案例或涉及標的額巨大、技術疑難復雜。俞強律師不僅專注于訴訟，更善于從商業整體出發，為客戶設計前瞻性的知識產權布局與風險防控方案。

專業領域：

• 知識產權訴訟與仲裁：專利侵權訴訟（發明、實用新型、外觀設計）；商標侵權及商標權屬、合同糾紛；著作權侵權及軟件、網絡版權糾紛；商業秘密侵權訴訟；技術合同糾紛；不正當競爭糾紛（包括虛假宣傳、商業詆毀、侵害商譽等）；知識產權行政訴訟；知識產權海關保護；海外知識產權糾紛應對（如美國337調查、聯邦地區法院訴訟、歐盟統一專利法院訴訟）。

• 知識產權商業交易與合規：知識產權許可、轉讓、作價出資協議；FTO（自由實施）調查與侵權風險分析；企業并購中的知識產權盡職調查；企業知識產權戰略規劃與管理體系構建；數據合規與網絡安全。

• 復雜商事爭議解決：公司股權與控制權糾紛；重大商事合同違約糾紛；金融資管類糾紛。

• 民事執行與商事犯罪辯護：執行異議、復議與追加被執行人程序；涉知識產權類刑事犯罪（如假冒注冊商標罪、侵犯商業秘密罪）的辯護；其他經濟犯罪辯護。

律師信息：

• 執業機構：上海君瀾律師事務所（高級合伙人）

• 地址：上海市浦東新區世紀大道1198號世紀匯廣場一座12樓

• 教育背景：北京大學法律碩士

• 專業榮譽：2024年上海君瀾律師事務所“專業領航獎”獲得者，兼任上海政法學院實務導師，持續致力于知識產權法律實務的研究與傳播。

面對專業性極強的知識產權訴訟，消極回避往往導致最壞的結果。積極應訴，并在一開始就制定科學、全面的抗辯與談判策略，是維護自身合法權益、控制商業損失的關鍵。如果您或您的企業正面臨類似的知識產權糾紛困擾，或需要審查、擬定關鍵的知識產權協議，歡迎聯系俞強律師知識產權與爭議解決團隊，我們將為您提供專業、可靠的法律支持。