中國專利懲罰性賠償案例：主動要求許可成直接證據

近日，知識產權自媒體《知產庫》公開了美的公司與艾歐史密斯公司之間關于凈水器專利訴訟的多份判決書。判決書顯示：美的公司起訴艾歐史密斯公司侵犯了其兩項專利權，分別是一件發明專利ZL201710223347.6，主題為“復合濾芯和凈水設備”，查詢Maxipat，對該專利的主要內容解讀如下：

以及一件實用新型專利ZL201720243485.6，主題為“濾芯組件和凈水系統”，查詢Maxipat，對該專利的解讀如下：

美的公司分別在杭州中院用發明專利發起兩起侵權訴訟，在天津三中院用實用新型專利發起兩起專利訴訟。杭州中院與天津三中院均判決侵權成立，并且適用了專利懲罰性賠償。杭州中院判決故意侵犯發明專利權成立，適用1.5倍賠償，判決賠償7800萬元；天津三中院判決故意侵犯實用新型專利權成立，適用2倍賠償，判決賠償900萬元。四案合計判賠金額8700萬元。

該專利訴訟的主要看點包括：

1、專利侵權的懲罰性賠償如何適用，倍數如何確定？

2、專利侵權賠償金額的確定，專利貢獻率如何計算？

3、專利侵權訴訟中，原告與被告自己找第三方做的侵權或不侵權鑒定的作用有多大？

4、專利故意侵權的證據如何確定？

5、企業自己做的侵權評估（FTO）報告有什么作用，是否可以減輕侵權責任？

6、專利權利要求的前序部分對權利要求保護范圍的影響；

7、專利公開后尚未授權階段的臨時使用費如何計算？

我們分幾期逐一分析：

關于如何適用懲罰性賠償的規定：中國專利法第七十一條明確規定，故意侵犯專利權情節嚴重的，可以在賠償基數的一倍以上五倍以下確定賠償數額。該案適用懲罰性賠償的理由是史密斯公司在2018年前后向美的公司發函，列明包括涉案專利的原告專利，要求免費專利許可。原告不同意，明確拒絕許可。被告直接實施專利技術方案，“視為漠視侵權風險有意為之”，認定故意侵權成立。原告對發明專利要求適用3倍賠償。對于賠償數額的確定，法院認為被告明知涉案侵權產品可能落入涉案專利保護范圍，在尚未得到許可的情況下繼續大規模制造侵權產品，主觀過錯較大，侵權行為情節嚴重。但是鑒于被告委托他人作出侵權評估報告，其侵權惡意較之漠視法律的侵權人仍有區別，減輕賠償責任，懲罰性賠償的倍數確定為1.5倍。原告對實用新型專利要求適用5倍賠償，原因是涉案專利經無效程序維持全部有效之后，被告仍然設計大規模制造和銷售。法院結合涉案專利的專利性質，評估機構的評估結果對被告的影響，最終適用2倍賠償。

從上述基本案情可以看出，這兩起專利訴訟都適用了懲罰性賠償，懲罰性賠償的直接依據是被告在內部進行評估之后排除相關專利風險，但依然向專利權人發函，要求免費許可。這相當于表明已經知曉相關專利。這時候專利權人一旦不同意許可，被告依然實施該專利，就屬于故意專利侵權，適用懲罰性賠償。被告在訴訟的時候即使拿出來第三方的侵權評估報告，確認排除專利風險也無法免除懲罰性賠償。

但是被告在制造銷售產品之前進行了專利風險評估，可以明確減輕賠償責任。盡管原告要求3倍、5倍懲罰性賠償，但是最后減少到1.5倍、2倍賠償。2倍賠償的部分原因是實用新型專利在維持有效之后被告依然大規模制造銷售。

這給我們企業很大啟示：企業在實施產品之前進行風險評估非常有必要，但風險評估的本質是要避免風險。如果已經識別到相關專利，即使風險評估報告排除相關風險，也無法作為避免懲罰性賠償的抗辯理由。企業千萬要注意的是，在識別到相關專利風險之后，如果不是確定非常有把握的情況，不要主動和競爭對手磋商許可。專利許可分為很多類型，有些專利許可是標準必要專利的許可，專利權人沒有必要限制對方的產品。但是對于競爭對手的專利，大部分的專利是維持市場競爭優勢的工具。是否具有許可給競爭對手的意向，這個是需要評估的。否則，不但未獲得許可，還可能留下故意侵權的直接證據。同時，企業在進行風險評估時需要考慮報告的用途，確定報告最終是要呈遞到法院和內部使用，這是兩個完全不同的概念。

此外，該判決支持了專利申請公開后授權之前的公開階段的臨時使用費，在侵權成立時，原告可以一并要求臨時使用費。這些我們后面再說。

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