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作者 | 高祥成 北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司
在方法權(quán)利要求的審查意見通知書中,經(jīng)常會先將獨立方法權(quán)利要求的步驟,成句式劃分為多個技術(shù)特征,然后使用檢索到的對比文件逐個比對論述。然而,在比對過程中可能會忽略方法獨立權(quán)利要求的步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性,即忽略了方法獨立權(quán)利要求中的步驟間的關(guān)系。
筆者關(guān)注到一件相關(guān)的典型民事判決案例【(2023)最高法知民終879號案】,A公司認為B公司的產(chǎn)品“AI企業(yè)無線系統(tǒng)(D9)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備”(后文簡稱被訴侵權(quán)產(chǎn)品)侵害了自身A公司的名稱為“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法及裝置”發(fā)明專利權(quán)(后文簡稱涉案專利),涉案專利的權(quán)利要求1的內(nèi)容如下:
“PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法,其特征在于,包括以下步驟:
A.在主機與接入服務(wù)器進入PPP會話階段的認證授權(quán)環(huán)節(jié)時,向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據(jù)包;
B.主機接收到所述接入服務(wù)器返回的認證結(jié)果數(shù)據(jù)包后,若所述認證結(jié)果數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK,則設(shè)置錯誤標識的值為X,并返回發(fā)現(xiàn)階段,以重新執(zhí)行步驟A;若所述認證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK,則清除錯誤標識的值;
C.在撥號頁面中,每隔M秒獲取一次錯誤標識,若錯誤標識的值為X,則顯示用戶名和密碼錯誤的提示;若錯誤標識的值不為X,則不顯示故障提示;其中,M為大于0的實數(shù),X為字符;
步驟C中,在判斷錯誤標識的值之前,還有如下步驟:判斷撥號方式是否為PPPoE,若否,則不顯示故障提示,若是,則繼續(xù)判斷是否已成功接入網(wǎng)絡(luò),若是,則不顯示故障提示,若否,才進入判斷錯誤標識的值步驟。”
為了確認B公司的產(chǎn)品是否侵權(quán),在一審階段,法院將涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案劃分為如下技術(shù)特征:
“【A1】撥號頁面設(shè)置PPPoE撥號。
【A2】主機PPPoE撥號開始,設(shè)置錯誤標識的值。
【A3】主機PPPoE撥號成功完成發(fā)現(xiàn)階段。
【A4】主機向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據(jù)包。
【B1】主機收到接入服務(wù)器返回的認證結(jié)果數(shù)據(jù)包。
【B2-1】認證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK,判斷已經(jīng)成功接入網(wǎng)絡(luò),清除錯誤標識的值X,X為字符,跳轉(zhuǎn)【C5】。
【B2-2】認證數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK,判斷未成功接入網(wǎng)絡(luò),設(shè)置錯誤標識值為X,X為字符。
【C1】撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標識,M為大于0的實數(shù)。
【C2】撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE。
【C3】若撥號方式不為PPPoE撥號,跳轉(zhuǎn)【C5】。
【C4】若撥號方式為PPPoE撥號,已經(jīng)成功接入網(wǎng)絡(luò)。跳轉(zhuǎn)【C5】。
【C4-1】若撥號方式為PPPoE撥號,未成功接入網(wǎng)絡(luò),判斷獲取的錯誤標識的值。
【C4-1-1】若錯誤標識的值為X,顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示,重新執(zhí)行【C1】。
【C4-1-2】若錯誤標識的值不為X,不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示,重新執(zhí)行【C1】。
【C5】撥號頁面不顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示,結(jié)束。”
在上述技術(shù)特征的分解基礎(chǔ)上,鑒定專家組給出明確的鑒定意見:
被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案不具備與技術(shù)特征【C4-1-1】“若錯誤標識的值為X,顯示‘用戶名和密碼錯誤’的提示,重新執(zhí)行”相同或者等同的技術(shù)特征,除該區(qū)別技術(shù)特征之外,被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案具備與涉案專利權(quán)利要求1其他技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征。
針對上述鑒定意見,一審法院認為被訴侵權(quán)產(chǎn)品提交公證檢測時,當使用者輸入錯誤的PPPoE用戶名或密碼時,手機端APP會顯示“用戶名和密碼錯誤”的提示,此技術(shù)特征與技術(shù)特征【C4-1-1】完全相同。
這一點與鑒定專家組的鑒定結(jié)果不同,原因在于兩次檢測時所使用的大某APP版本不同。除了能否呈現(xiàn)“用戶名和密碼錯誤”以外,不同版本的大某APP所使用的技術(shù)方案并不實質(zhì)影響被訴侵權(quán)技術(shù)方案的實現(xiàn),不能以與被訴侵權(quán)產(chǎn)品適配的目前的移動端應(yīng)用是否調(diào)用其內(nèi)部的相關(guān)代碼來認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品本身是否具有某一項技術(shù)特征。因此,一審法院認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有與涉案專利權(quán)利要求1所記載的技術(shù)特征【C4-1-1】相同的技術(shù)特征,被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)方案落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍。
對于上述一審結(jié)果,B公司不服并提起上訴。
在二審階段,法院認為涉案專利的步驟A、B、C為相對獨立的三個步驟,且每個步驟內(nèi)的判斷流程及根據(jù)判斷結(jié)果執(zhí)行的下一個判斷是一個整體,故不宜再將每個步驟內(nèi)的不同判斷結(jié)果及基于該不同判斷結(jié)果而進行的下一步的不同操作流程進一步劃分成新的技術(shù)特征,否則有可能人為割裂各判斷流程間的關(guān)系。
進一步,法院還認為一審階段鑒定意見將涉案專利權(quán)利要求1劃分為15個技術(shù)特征,割裂了各判斷流程間的關(guān)系。例如鑒定意見將步驟C劃分為【C1】【C2】【C3】【C4】【C4-1】【C4-1-1】【C4-1-2】【C5】共計8個技術(shù)特征,其中技術(shù)特征【C1】為“撥號頁面每隔M秒獲取一次錯誤標識,M為大于0的實數(shù)”,技術(shù)特征【C2】為“撥號頁面判斷撥號方式是否為PPPoE”,然后鑒定意見分別與被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相關(guān)特征進行了比對,但比對中卻忽視了【C1】特征中的“每隔M秒”同樣應(yīng)該限定于【C2】特征,進而將被訴侵權(quán)技術(shù)方案中步驟A之前的判斷撥號方式是否為PPPoE的特征認定為與涉案專利技術(shù)方案中步驟C之中的特征相同,該種劃分方式存在明顯不當,因此法院在二審階段對此予以糾正。
經(jīng)過糾正后,二審階段法院將涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案劃分為如下四個技術(shù)特征,而非原劃分的8個技術(shù)特征:
“Ⅰ:一種PPPoE撥號用戶名和密碼錯誤故障提示方法;
Ⅱ:步驟A:在主機與接入服務(wù)器進入PPP會話階段的認證授權(quán)環(huán)節(jié)時,向接入服務(wù)器發(fā)送用于驗證用戶名和密碼的認證數(shù)據(jù)包;
Ⅲ:步驟B:主機接收到所述接入服務(wù)器返回的認證結(jié)果數(shù)據(jù)包后,若所述認證結(jié)果數(shù)據(jù)包為否定應(yīng)答包NAK,則設(shè)置錯誤標識的值為X,并返回發(fā)現(xiàn)階段,以重新執(zhí)行步驟A;若所述認證結(jié)果數(shù)據(jù)包為確定應(yīng)答包ACK,則清除錯誤標識的值;
Ⅳ:步驟C:在撥號頁面中,每隔M秒獲取一次錯誤標識,先判斷撥號方式是否為PPPoE,若否,則不顯示故障提示,若是,則繼續(xù)判斷是否已成功接入網(wǎng)絡(luò),若是,則不顯示故障提示,若否,則判斷錯誤標識的值,若錯誤標識的值為X,則顯示用戶名和密碼錯誤的提示;若錯誤標識的值不為X,則不顯示故障提示;其中,M為大于0的實數(shù),X為字符。”
基于重新劃分后的技術(shù)特征,法院認為被訴侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利的權(quán)利要求1的技術(shù)方案相比,至少不具備與技術(shù)特征Ⅳ相同或等同的技術(shù)特征(例如“每隔M秒執(zhí)行一次步驟C”),未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍。一審判決相關(guān)認定錯誤。
最終,二審判決認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品并未對涉案專利侵權(quán)。
筆者根據(jù)該案例的內(nèi)容對OA答復中方法權(quán)利要求中步驟間的時序或關(guān)聯(lián)的重要性有以下思考:
首先,步驟間的時序/關(guān)聯(lián)是方法專利的“骨架”,不是“皮肉”。方法專利的技術(shù)貢獻往往體現(xiàn)在“何時做、怎么做、做完觸發(fā)什么”這一動態(tài)鏈條上,若把步驟全都拆成“孤立的技術(shù)特征”,等同于把骨架拆成骨頭,再比對骨頭是否相同,往往會出現(xiàn)失真(如涉案專利的一審情況)。
進一步,涉案專利的二審判決給出了一定的參考:不建議“全碎片化比對”,而是把“步驟C的整個鏈式邏輯”視為一個不可再分的“技術(shù)單元”。
這提示代理師在撰寫時,要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”寫進權(quán)利要求;答復時,要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”解釋成區(qū)別技術(shù)特征;面對無效/侵權(quán)時,要把“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”當成技術(shù)貢獻的一部分。
從而,筆者認為,在OA答復時需要注意如何把“被拆散的步驟”重新粘回去,以便于爭辯相關(guān)的步驟是不可簡單拆分的,可以但不限于采用如下方式:
(1)畫一張“順序依賴圖”附在意見陳述書;
(2)用箭頭標注:哪些步驟必須串行、哪些判斷必須嵌套、哪些循環(huán)回跳是創(chuàng)新點;
(3)意見陳述時注重如下陳述邏輯:“本發(fā)明區(qū)別于對比文件的核心在于:步驟C的周期性判斷必須建立在步驟B已‘預存錯誤標識’的基礎(chǔ)上,且三步判斷(撥號方式→入網(wǎng)狀態(tài)→標識值)是依次解鎖的連鎖條件,任何一步缺失或順序顛倒均無法達到及時、準確提示用戶‘用戶名/密碼錯誤’的技術(shù)效果。”
筆者還認為,在OA答復時,可以把審查意見中劃分和比對的技術(shù)特征拉回到整體進行爭辯,指出“針對劃分后的技術(shù)特征,對比文件實際上只公開了部分孤立的步驟,并未公開步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”。
值得一提的是,在OA答復時,還可以嘗試引用上述二審判決“不宜進一步劃分成新的技術(shù)特征”的表述,作為司法判例佐證,懇請針對“整體考量步驟的鏈式邏輯”進行審查。
如下是一則示例
(2023)最高法知民終879號案件中,法院生效裁判認為:恰當劃分專利權(quán)利要求中的技術(shù)特征是進行侵權(quán)比對的基礎(chǔ)。在方法專利權(quán)利要求中,技術(shù)特征的劃分還需要考慮方法步驟中各步驟之間可能存在的關(guān)聯(lián)性和時序性,不能隨意拆分和打亂各步驟之間的關(guān)聯(lián)或時序,否則可能會導致專利權(quán)保護范圍不當擴大或限縮,是的比對結(jié)果與客觀實際不符。
總而言之,方法權(quán)利要求中的“步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性”不是撰寫形式,而是專利的關(guān)鍵點之一。因此,在答復審查意見時,需要對審查意見中劃分的技術(shù)特征進行分析,判斷是否忽略了步驟間的時序性或關(guān)聯(lián)性,從而進行有針對性的爭辯。
end
(本文僅代表作者觀點,不代表知產(chǎn)力立場)
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