李營營律師：員工利用仿冒手段“飛單”,屬于侵犯商業(yè)秘密！

人民法院案例庫：員工利用仿冒手段“飛單”，行為性質(zhì)如何認定？

手段行為分別構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)、侵害企業(yè)名稱權(quán)，結(jié)果行為構(gòu)成侵害經(jīng)營秘密。

閱讀提示：通過分析侵犯經(jīng)營秘密糾紛案件中侵權(quán)主體的類型和侵權(quán)行為方式，我們發(fā)現(xiàn)，大約90%以上的案件中侵權(quán)主體為原告在職或者離職員工，該員工通過在員工工作過程中知悉的經(jīng)營信息進行非法利用，截留原本屬于原告的交易機會或者潛在交易機會。其中，在不少案件中，員工在實施侵權(quán)行為時會通過混淆原告與被告關(guān)聯(lián)公司之間的關(guān)系，欺騙交易方誤以為被告關(guān)聯(lián)公司與原告公司存在某種聯(lián)系，繼而與之交易。此時，應(yīng)當(dāng)如何準(zhǔn)確界定被告行為性質(zhì)和應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任呢？本期，李營營律師團隊根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗，結(jié)合人民法院案例庫發(fā)布的一則典型案例，與大家分享員工侵犯經(jīng)營秘密行為與結(jié)果定性問題。

裁判要旨：

企業(yè)高管通過使用與所在單位的注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)及與所在單位字號近似的字號等仿冒手段，將所在單位的特定業(yè)務(wù)“飛單”給他人的，其“仿冒”手段行為與“飛單”結(jié)果行為侵害了不同民事權(quán)利，應(yīng)當(dāng)對兩者分別進行法律規(guī)制，即手段行為分別構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)、侵害企業(yè)名稱權(quán)，結(jié)果行為構(gòu)成侵害經(jīng)營秘密。

案情簡介：

1.原告深圳市某貿(mào)易公司在中國大陸范圍內(nèi)享有G944420號等注冊商標(biāo)的獨占許可使用權(quán)。案外人克萊某勒亞太投資有限公司（簡稱克萊某勒公司）于2012年5月向原告提供了采購車載數(shù)字電視盒產(chǎn)品的信息，同年7月提供了詢價單、訂購量、說明書、技術(shù)數(shù)據(jù)、時間安排以及聯(lián)系人、合同磋商文本等信息，上述信息屬于原告的商業(yè)秘密。被告仇某代表原告就上述業(yè)務(wù)項目與克萊某勒公司進行磋商，知悉上述商業(yè)秘密。

2.原告稱，被告仇某在原告處工作期間又系被告上海市某貿(mào)易公司的股東、法定代表人，向該公司披露了涉案商業(yè)秘密，該公司使用涉案商業(yè)秘密，并通過仇某使用涉案商標(biāo)、原告的電子郵箱、與原告“派某特”字號相近似的字號等手段，誤導(dǎo)克萊某勒公司認為上海市某貿(mào)易公司與原告及涉案商標(biāo)之間存在聯(lián)系，從而與上海市某貿(mào)易公司達成了原本屬于原告的商業(yè)交易，兩被告共同構(gòu)成侵害原告的商標(biāo)獨占許可使用權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)以及商業(yè)秘密。

3.2013年7月29日，原告提起訴訟，請求判令：兩被告立即停止侵害原告商標(biāo)權(quán)的行為，立即停止不正當(dāng)競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業(yè)名稱，賠償原告經(jīng)濟損失以及為維權(quán)支出的合理開支。

4.被告上海市某貿(mào)易公司、仇某辯稱：上海市某貿(mào)易公司以自己名義與克萊某勒公司洽談涉案業(yè)務(wù)，尚未簽訂正式合同，未生產(chǎn)任何產(chǎn)品，更未使用原告商標(biāo)，故未侵害原告商標(biāo)權(quán)。仇某在原告處從事管理工作，其使用原告商標(biāo)的行為系職務(wù)行為，故未侵害原告商標(biāo)權(quán)。原告的“派某特”字號無市場知名度、不為公眾熟知，且上海市某貿(mào)易公司合法成立，該名稱與原告的名稱在行政區(qū)劃、字號、組織形式上有區(qū)別，故未侵害原告企業(yè)名稱權(quán)。上海市某貿(mào)易公司生產(chǎn)汽車配件，原告不生產(chǎn)車用產(chǎn)品，雙方?jīng)]有同業(yè)競爭關(guān)系，且原告在涉案業(yè)務(wù)發(fā)生前與克萊某勒公司無任何合作，不存在與克萊某勒公司有關(guān)的商業(yè)秘密，故未侵害原告商業(yè)秘密。

5.法院審理查明：法國派某特公司是涉案商標(biāo)注冊人，原告深圳市某貿(mào)易公司系涉案商標(biāo)在中國的獨占許可使用人。被告上海市某貿(mào)易公司股東為被告仇某等三人，仇某擔(dān)任法定代表人，變更申請材料由仇某簽名。2011年11月21日，原告、仇某簽訂《勞動合同》，約定：仇某擔(dān)任原告的區(qū)域商務(wù)經(jīng)理，負責(zé)經(jīng)營管理工作，在合同期內(nèi)不得截流原告的業(yè)務(wù)機會或者企圖說服供應(yīng)商、客戶不與原告發(fā)生業(yè)務(wù)，2013年1月1日起兼任原告上海分公司的區(qū)域商務(wù)經(jīng)理。

6.法院審理查明：2012年5月3日，克萊某勒公司向仇某發(fā)送“Parrot”采購車載數(shù)字電視盒及其天線、軟件、組件等產(chǎn)品的需求信息。次日，仇某將該信息轉(zhuǎn)發(fā)給上海市某貿(mào)易公司，要求跟進此事。就上述采購事宜，仇某與克萊某勒公司多次洽談，在電子郵箱地址、電子郵件文本、合同磋商文本等中突出使用了涉案商標(biāo)，并使用了“Parrot S.H.Co.Ltd”、“parrot中國”、“Parrot”等字樣的企業(yè)名稱，該企業(yè)的地址與原告上海分公司的地址十分接近。在上述過程中，克萊某勒公司向仇某提供了采購詢價單、訂購量、說明書、技術(shù)數(shù)據(jù)、時間安排、聯(lián)系人信息、合同磋商文本等具體材料。在克萊某勒公司選定“Parrot”品牌為供應(yīng)商后，仇某提交了上海市某貿(mào)易公司為供應(yīng)商的合同，雙方隨后簽訂合同，上海市某貿(mào)易公司由此取得合同款項157萬余元。

7.2013年7月，克萊某勒公司因上海市某貿(mào)易公司遲遲未能履行合同而向法國派某特公司問詢，導(dǎo)致案發(fā)。克萊某勒公司確認因法國派某特公司的“Parrot”品牌車載通信產(chǎn)品在全球享有知名度，故向該公司的在華機構(gòu)即原告采購，但仇某誤導(dǎo)其簽訂涉案合同。

8.2014年4月18日，上海市浦東新區(qū)人民法院一審判決：兩被告于判決生效之日起立即停止侵害原告的G944420號、G650645號、G947073號注冊商標(biāo)獨占許可使用權(quán)，立即停止對原告的不正當(dāng)競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業(yè)字號，于判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟損失（含合理費用）40萬元。宣判后，兩被告以一審事實不清、法律適用錯誤為由提出上訴。

9.2014年8月27日，上海市第一中級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

案件爭議焦點：

兩被告行為是否侵犯原告權(quán)利？

法院裁判觀點：

（一）被告仇某為了非原告利益使用原告商標(biāo)，不正當(dāng)履職，侵害原告的商標(biāo)獨占許可使用權(quán)。

法院認為，根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》（2001年修正），未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，屬于商標(biāo)侵權(quán)行為。仇某基于原告區(qū)域商務(wù)經(jīng)理的身份，有權(quán)在為原告的商業(yè)活動中使用涉案商標(biāo)，但其為了其系股東、法定代表人的上海市某貿(mào)易公司的利益，將涉案商標(biāo)使用于上海市某貿(mào)易公司與克萊某勒公司的商業(yè)活動，不屬于正當(dāng)履行職務(wù)的行為，故兩被告構(gòu)成侵害原告的商標(biāo)獨占許可使用權(quán)。

（二）兩被告故意修改原告字號，使得交易方誤認為被告公司系原告而與其發(fā)生交易，故兩被告構(gòu)成侵害原告企業(yè)名稱權(quán)的不正當(dāng)競爭。

法院認為，根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條的規(guī)定，經(jīng)營者在市場交易中，應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，遵守公認的商業(yè)道德。在企業(yè)名稱發(fā)生沖突時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)誠實信用、公平競爭和保護在先權(quán)利的原則進行調(diào)整。涉案車載數(shù)字電視盒屬于無線通信產(chǎn)品、車用電子產(chǎn)品，原告與上海市某貿(mào)易公司均經(jīng)營上述商品，雙方存在同業(yè)競爭關(guān)系。仇某在獲悉涉案業(yè)務(wù)信息后，為截取該業(yè)務(wù)而變更上海市某貿(mào)易公司的原名稱，意欲變更登記與原告“派某特”字號相同的字號，實際變更的字號與原告“派某特”字號僅一字之差，兩者讀音、字體近似，且“派某特（Parrot）”品牌在車載通信產(chǎn)品行業(yè)具有一定知名度，而上海市某貿(mào)易公司的英文企業(yè)名稱“Parrot S.H.Co.Ltd”中的字號以及簡稱“parrot中國”“Parrot”中的字樣與原告的英文字號“Parrot”相同，雙方的地址十分接近，足以導(dǎo)致相關(guān)公眾對上海市某貿(mào)易公司與原告產(chǎn)生混淆，使得克萊某勒公司誤認為上海市某貿(mào)易公司系原告而與其發(fā)生交易，故兩被告構(gòu)成侵害原告企業(yè)名稱權(quán)的不正當(dāng)競爭。

（三）被告仇某披露行為、被告上海市某貿(mào)易公司使用行為，構(gòu)成侵害原告經(jīng)營秘密的不正當(dāng)競爭。

法院認為，根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十條第三款的規(guī)定，商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。原告主張保護的經(jīng)營信息為克萊某勒公司提供的締約信息、詢價單、說明書、技術(shù)數(shù)據(jù)、時間安排、聯(lián)系人信息、服務(wù)協(xié)議磋商文本等，上述信息由克萊某勒公司針對特定業(yè)務(wù)發(fā)送給原告，他人無法從公共渠道獲得，具有非公知性，且能夠給原告帶來商業(yè)利益，具有實用性，原告亦通過《中華人民共和國勞動合同》對其經(jīng)營過程中獲悉的商業(yè)信息采取了保密措施，故屬于《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十條第三款規(guī)定的經(jīng)營秘密。根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第十條第一款的規(guī)定，經(jīng)營者不得違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密。第三人明知或者應(yīng)知前述違法行為，獲取、使用或者披露他人的商業(yè)秘密，視為侵犯商業(yè)秘密。仇某違反原告的保密要求向上海市某貿(mào)易公司披露了涉案商業(yè)秘密，上海市某貿(mào)易公司明知仇某的違法行為但仍積極使用涉案商業(yè)秘密，故兩被告構(gòu)成侵害原告經(jīng)營秘密的不正當(dāng)競爭。

（四）被告仇某與上海市某貿(mào)易公司有共同侵權(quán)故意，應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

法院認為，根據(jù)《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第八條的規(guī)定，二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。仇某既是原告的區(qū)域商務(wù)經(jīng)理，又是上海市某貿(mào)易公司的法定代表人和經(jīng)理，利用擔(dān)任原告區(qū)域商務(wù)經(jīng)理的職務(wù)便利，為謀取上海市某貿(mào)易公司的利益，將本應(yīng)屬于原告的商業(yè)機會“飛單”至上海市某貿(mào)易公司，上海市某貿(mào)易公司在明知上述事實的情況下積極與克萊某勒公司洽談，并實際獲得該商業(yè)機會，故兩被告具有共同侵權(quán)的故意，分工合作實施侵權(quán)行為，主觀過錯嚴重，構(gòu)成共同侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

綜上，上海市浦東新區(qū)人民法院一審判決：兩被告于判決生效之日起立即停止侵害原告的G944420號、G650645號、G947073號注冊商標(biāo)獨占許可使用權(quán)，立即停止對原告的不正當(dāng)競爭行為，停止使用含有“派某特”字樣的企業(yè)字號，于判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟損失（含合理費用）40萬元。宣判后，兩被告以一審事實不清、法律適用錯誤為由提出上訴，后二審法院維持一審判決。

案例來源：

《深圳市某貿(mào)易公司訴上海市某貿(mào)易公司、仇某侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案》[案號：(2014)滬一中民五(知)終字第82號]

實戰(zhàn)指南：

一、在職員工飛單的行為，很可能同時侵犯任職單位商標(biāo)權(quán)和經(jīng)營秘密，造成雙重侵害后果，承擔(dān)雙重侵權(quán)責(zé)任。

商標(biāo)層面，在職員工在單位任職期間，基于該員工的工作需要和崗位特征，可能會發(fā)生有權(quán)為了單位經(jīng)營活動使用商標(biāo)的情況。因此，在員工通過混淆關(guān)聯(lián)公司與所在單位關(guān)系以獲得商業(yè)機會的情況下，法院一般會優(yōu)先審查員工實施混淆行為的具體過程，以及該過程中是否存在利用/仿冒原告商標(biāo)的情況。如果存在，在職員工該行為將被認定為不正當(dāng)履職行為，該員工與關(guān)聯(lián)公司很可能構(gòu)成侵害所在單位的商標(biāo)權(quán)。

二、法院審查與員工合謀截取商業(yè)交易機會的公司行為合法性的過程和規(guī)則。

在審查與在職員工共同實施獲取任職單位商業(yè)機會的公司行為合法性時，法院會從該公司成立時間、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)來源、業(yè)務(wù)獲取方式和業(yè)務(wù)訂立過程這幾個角度進行逐一審查，根據(jù)我們辦理大量類似案件的經(jīng)驗，如果公司以侵權(quán)為目的設(shè)立，那么業(yè)務(wù)來源具有單一性特征，即主要依靠特定人員以特定形式、利用知悉特定主體的相關(guān)經(jīng)營信息搶奪該特定主體業(yè)務(wù)機會。需要注意的是，如果該公司獲取業(yè)務(wù)過程中使用了與該特定主體相似相仿的字號商標(biāo)，將會被認定為交易機會獲取方式具有不正當(dāng)性。至于是否構(gòu)成混淆行為，則要看該字號、商標(biāo)的知名度，如果構(gòu)成知名商標(biāo)字號，則可能同時構(gòu)成混淆行為，繼而構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

三、在職員工里應(yīng)外合搶單位的資源，極易禍起蕭墻，引火燒身。

在侵犯商業(yè)秘密認定方面，公司員工在單位任職期間，設(shè)立同類經(jīng)營業(yè)務(wù)公司并擔(dān)任相關(guān)職務(wù)，這一行為本身具有可責(zé)性。根據(jù)我們辦理類似案件的經(jīng)驗，該同類經(jīng)營業(yè)務(wù)公司一旦與該員工所在單位的客戶或者潛在客戶進行交易，一般推定該公司通過員工獲取了員工所在單位的經(jīng)營信息，以及推定該員工在該公司對外交易過程中不當(dāng)使用了所在單位的經(jīng)營信息，除非該公司能夠證明商業(yè)機會獲取全過程與員工、員工所在單位無關(guān)。否則，該員工與該員工所設(shè)立并擔(dān)任職務(wù)的同類經(jīng)營業(yè)務(wù)公司將一并被認定為具有共同侵權(quán)故意，進而判定共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務(wù)所律師，高級企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國社會科學(xué)院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于與技術(shù)相關(guān)的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實務(wù)領(lǐng)域，在最高人民法院、各省級高級人民法院成功辦理多起重大疑難復(fù)雜案件。李營營律師深耕知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對涉知識產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的多起被告客戶成功爭取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理多起被害企業(yè)成功啟動刑事立案、刑事追訴、成功爭取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理多起被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項目經(jīng)驗。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。截至目前，李營營律師在“法客帝國”“民商事裁判規(guī)則”“保全與執(zhí)行”等公眾號發(fā)表與技術(shù)、商業(yè)秘密、公司實務(wù)、保全與執(zhí)行等話題相關(guān)專業(yè)文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院轉(zhuǎn)載，廣受業(yè)內(nèi)人士好評。李營營律師團隊一直致力技術(shù)保護和與技術(shù)有關(guān)的爭議解決，多年來深入研究技術(shù)委托開發(fā)合同、技術(shù)合作開發(fā)合同、技術(shù)轉(zhuǎn)化合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同、技術(shù)許可合同、技術(shù)咨詢合同、技術(shù)服務(wù)合同、技術(shù)培訓(xùn)合同、技術(shù)中介合同、技術(shù)進口合同等與技術(shù)合同相關(guān)的爭議解決，在該特定領(lǐng)域內(nèi)發(fā)布了數(shù)百篇專業(yè)文章，對技術(shù)合同糾紛案件有扎實并深入的研究，熟悉該領(lǐng)域內(nèi)常見、多發(fā)的問題和爭議焦點，熟悉法院實務(wù)裁判規(guī)則，擅長擬定各類技術(shù)合同，能夠迅速精準(zhǔn)識別合作的風(fēng)險和合同漏洞，可以協(xié)助開發(fā)方或委托方提前控制好法律風(fēng)險，提供風(fēng)險應(yīng)對方案、及時解決風(fēng)險，推動技術(shù)項目安全高效運行。2022年，李營營律師結(jié)合多年來辦理大量執(zhí)行審查類相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，以真實案例為導(dǎo)向，對各種業(yè)務(wù)場景下的主要法律問題、典型裁判規(guī)則、風(fēng)險應(yīng)對策略和解決方案建議進行類型化匯總和歸納，合著出版《保全與執(zhí)行：執(zhí)行異議與執(zhí)行異議之訴實戰(zhàn)指南》。接下來，李營營律師團隊會陸續(xù)出版商業(yè)秘密實戰(zhàn)的相關(guān)書籍、技術(shù)合同糾紛實戰(zhàn)指南、不正當(dāng)競爭實戰(zhàn)的相關(guān)書籍、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的相關(guān)書籍。