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本文將結合一起侵權糾紛案件與相關司法判例,從功能性技術特征的相關規定、認定標準以及內容的確定等方面對功能性技術特征進行解讀和剖析并提供建議,以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。
作者 | 王銳 劉奕晴 孫麗妍 金玉蘭 北京銘碩知識產權代理有限公司
摘要:在專利授權、確權和侵權程序中針對功能性技術特征的認定對專利權保護范圍的確定具有重要影響,直接關系到專利權人對權利的行使,但在司法實踐中,對功能性技術特征的認定和解釋一直以來是實務中的難點。文章通過結合一起侵權糾紛案件與相關司法判例,從功能性技術特征的相關規定、認定標準以及內容的確定等方面對功能性技術特征進行解讀和剖析,并且針對功能性技術特征于權利要求保護范圍的影響問題,分別從撰寫側、專利權人側和無效請求側提出了相關的應對建議,以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。
關鍵詞:功能性技術特征;認定;權利要求;保護范圍
引言
功能性技術特征,作為一類性質較為特殊的技術特征,指的是利用功能或者效果進行表述的特征。由于功能性技術特征的字面含義十分寬泛,因而在專利授權和確權程序中對權利要求進行解釋以確定保護范圍時,往往出現較多的爭議:如果按照《專利審查指南》的相關規定,功能性技術特征應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式,則權利要求的保護范圍過大,很有可能將申請日以后的技術囊括在內,從而導致專利權的保護范圍與專利的創新程度和對現有技術的貢獻不相匹配,在對后續的改進和創新帶來不應有的限制的同時,影響科學技術發展和經濟社會進步;如果按照相關司法解釋的規定,功能性技術特征的內容應當由人民法院結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式確定,則保護范圍可能因被過度限縮而影響專利權人對權利的行使。
然而,在專利撰寫過程中,尤其在與機械領域相關的案件中,由于實現特定功能或者效果的機械結構可能多種多樣,因而不可避免地會引入功能性技術特征進行上位概括。另外,“可預見性規則”的引入也要求專利申請人在撰寫專利的過程中要充分考慮實現相應技術效果的各種技術手段之間的關系,因為一旦將A技術特征寫入權利要求,則在確定保護范圍時很有可能因“可預見性規則”而認為專利權人明確排除了與A技術特征不相同也不等同的B技術特征,以限制專利權人對等同規則的適用。例如,在涉及同一專利ZL200320112523.2“防粘連自動排氣閥”的兩起案件[1,2](進水套案)中,最高院對可否將權利要求中的“錐面”擴張到“平面”的不同裁判標準便是由適用等同規則向因可預見性規則而限制等同規則適用進行轉變的典型判例。
另一方面,在利用功能性技術特征進行上位概括時,又要考慮這樣的概括是否是在說明書中進行了充分公開的基礎上進行的,是否足以使本領域技術人員在看到該特征時即可想到相應的技術手段。
有鑒于此,本文將結合一起侵權糾紛案件與相關司法判例,從功能性技術特征的相關規定、認定標準以及內容的確定等方面對功能性技術特征進行解讀和剖析并提供建議,以期從不同角度為相關利益人提供應對策略。
一、各個國家和地區組織對功能性技術特征的相關規定
(一)美國
功能性技術特征的概念源起于美國,即“裝置/步驟+功能(means or step plus function)”。美國專利法第112條明確規定:“組合權利要求中的要素可以表示為用于執行特定功能的一個裝置或步驟,而無需記載支持該功能的結構、材料或動作,并且該權利要求應被解釋為覆蓋說明書及其等同方案中描述的相應結構、材料或動作”。
美國《專利審查程序手冊》(即,MPEP)進一步規定了對上述條款的審查,在第2181節[3]中提到:在Donaldson案中,法院認為在作出可專利性判定時,不能忽視說明書中公開的與這樣的語言對應的結構;在Williamson案中,法院認為判斷一個技術特征是否是功能性技術特征的標準是本領域普通技術人員是否理解權利要求的詞語與作為結構的名稱具有足夠明確的含義。另外,第2181節還給出了“裝置/步驟+功能”特征的認定標準,即:
(A)權利要求限定使用術語“means”或“step”,或者用作“means”的替代的、用于執行所要求保護的功能的通用占位符(也稱為無特定結構含義的非結構術語)的術語;
(B)術語“means”或“step”或者通用占位符由功能性語言修飾,通常但并不總是由過渡詞“for”(例如“means for”)或者其他連接詞或短語(例如“configured to”或“so that”)連接;
(C)術語“means”或“step”或者通用占位符未通過用于執行所要求保護的功能的足夠的結構、材料或動作進行修飾。
另外,該章節還結合了相關的判例以試圖解釋對功能性技術特征的判斷并不存在絕對的標準,而是要從本領域普通技術人員的角度出發,判斷作為執行功能的結構名稱是否具有足夠明確的含義。
(二)歐洲
歐洲專利公約及其實施細則中并未明確提及功能性技術特征,而是在《歐洲專利審查指南》中對功能性技術特征(functional feature)和要實現的結果特征(result to be achieved)(有學者認為中國的《專利審查指南》針對“功能性限定”所作的規定基本上是參照《歐洲專利審查指南》制定的[4])進行了相關規定。
具體地,“可包括功能性特征,前提是在技術人員無需行使創造性技能的情況下毫無困難地提供執行該功能的一些手段”;“作為一般規則,試圖通過要實現的結果來限定發明的權利要求是不允許的。然而,如果發明只能用這樣的術語來限定,或者在不過度限制權利要求的范圍的情況下不能更精確地限定,并且如果結果可以通過說明書中充分規定的或本領域技術人員已知的試驗或步驟直接且肯定地驗證且不需要過度試驗,則可以允許”;“允許根據要實現的結果限定主題的規定與允許根據功能性特征限定主題的規定不同”;“手段加功能特征(means-plus-function features,例如,means for...)以及方法特征(method for...)為功能性特征”;“即使在說明書中僅給出了特征的一個示例的情況下,如果本領域技術人員理解其他手段可以用于相同的功能,權利要求也可以根據其功能來廣義地限定特征,即作為功能性特征。然而,一般來說,如果申請的全部內容傳達了一種功能將以特定的方式執行而沒有暗示設想到替代手段的印象,并且權利要求的表述方式包含了執行該功能的其他手段或所有手段,則會產生異議。此外,如果說明書只是以含糊的術語說明可以采用其他手段,如果不清楚這些手段可能是什么或如何使用,這是不夠的”[5]。
因此,盡管《歐洲專利審查指南》也規定了可以采用功能性特征和要實現的結果特征對權利要求進行限定,但對它們的使用存在嚴格的限制,即,在本領域技術人員無需創造性勞動即可想到與實現該功能相關的具體實施方式并且說明書對于實現該功能的手段足夠清楚的情況下,可以使用功能性特征;而對于結果特征的使用,則需要在窮盡其他可能并且能夠通過試驗或步驟驗證的情況下進行。
(三)中國
與歐洲類似,中國專利法及其實施細則中同樣沒有與功能性技術特征相關的規定,而是在《專利審查指南》(2023年)中提及了相關內容。
“通常,對產品權利要求來說,應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定,或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當,而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下,使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的”;“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征,應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的,并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成,或者所屬技術領域的技術人員有充分理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題,并達到相同的技術效果,則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定”;“如果說明書中僅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能適用,但對所屬技術領域的技術人員來說,并不清楚這些替代方式是什么或者怎樣應用這些替代方式,則權利要求中的功能性限定也是不允許的”。
可以看到,中國審查指南與歐洲審查指南的規定非常相似,均嚴格限制了功能或者效果特征的使用,并且均對說明書對實現所述功能或者效果的描述的清楚性提出了明確的要求。
另外,我國專利制度是在授權確權程序和專利侵權訴訟程序中行民分立的二元體制,因此,在專利侵權訴訟程序中又存在著對功能性技術特征的司法解釋。
最高人民法院于2009年發布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》(以下稱“《解釋》”)第四條規定了功能性技術特征的解釋方法:“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征,人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容”;最高人民法院于2016年發布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》(以下稱“《解釋二》”)第八條第一款進一步對功能性特征給出了明確的定義:“功能性特征,是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等,通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征,但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外”;第八條第二款確定了侵權判斷規則并明確了功能性特征的保護范圍:“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比,被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段,實現相同的功能,達到相同的效果,且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的,人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同”;最高人民法院于2020年發布的《關于審理專利授權確權行政案件適用法律若干問題的規定(一)》第九條第一款規定:“以功能或者效果限定的技術特征,是指對于結構、組分、步驟、條件等技術特征或者技術特征之間的相互關系等,僅通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征,但所屬技術領域的技術人員通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式的除外”;第九條第二款規定:“對于前款規定的以功能或者效果限定的技術特征,權利要求書、說明書及附圖未公開能夠實現該功能或者效果的任何具體實施方式的,人民法院應當認定說明書和具有該技術特征的權利要求不符合專利法第二十六條第三款的規定”。
由此可見,最高院出臺的上述司法解釋一方面對功能性技術特征進行了明確的定義,另一方面又明確了功能性技術特征的解釋規則,即說明書中的具體實施方式及其等同方式,同時滿足說明書充分公開的要求。相比于專利審查指南將功能性技術特征解釋為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式,上述司法解釋進一步將其限縮為具體實施方式及其等同的實施方式。
另外,北京市高級人民法院發布的《專利侵權判定指南(2013)》(以下稱“《判定指南2013》”)第十六條規定:對于權利要求中以功能或者效果表述的功能性技術特征,應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容。功能性技術特征,是指權利要求中的對產品的部件或部件之間的配合關系或者對方法的步驟采用其在發明創造中所起的作用、功能或者產生的效果來限定的技術特征。下列情形一般不宜認定為功能性技術特征:(1)以功能或效果性語言表述且已經成為所屬技術領域的普通技術人員普遍知曉的技術名詞一類的技術特征,如導體、散熱裝置、粘結劑、放大器、變速器、濾波器等;(2)使用功能性或效果性語言表述,但同時也用相應的結構、材料、步驟等特征進行描述的技術特征。北京市高級人民法院發布的《專利侵權判定指南(2017)》(以下稱“《判定指南2017》”)第十八條規定:對于權利要求中以功能或者效果表述的功能性特征,應當結合說明書及附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容。功能性特征,是指對于結構、組分、材料、步驟、條件或其之間的關系等,通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征。下列情形一般不宜認定為功能性特征:(1)以功能或效果性語言表述且已經成為本領域普通技術人員普遍知曉的技術術語,或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的技術特征;(2)使用功能性或效果性語言表述,但同時也用相應的結構、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術特征。
由對比可以看到,北京高院在《判定指南2017》中參考《解釋二》對功能性特征的定義進行了修改,刪除了不宜認定為功能性特征的示例,同時增加了《解釋二》第八條第一款的但書部分。盡管北京高院的侵權判定指南不具有能夠作為判決依據的司法解釋那樣的法律效力,但在功能性特征的認定方面仍然具有一定的指導意義。
二、案情描述及分析
筆者將對一起侵權訴訟案件(以下簡稱“本案”)[6]中涉及功能性特征認定的部分進行描述,同時結合司法判例對相關問題進行剖析。
涉案專利(以下稱“本專利”)的名稱為“注射拉伸吹塑成型裝置”,申請號為01121888.6,申請日為2001年6月28日,優先權日為2000年6月28日,授權公告日為2005年4月13日。
本專利授權的權利要求1如下:
1. 一種注射拉伸吹塑成型裝置,其特征是,具有:
機座(52),
設在前述機座上的、注射成型預成型件的注射成型部(68),
設在前述機座上的、將前述預成型件拉伸吹塑成型為容器的拉伸吹塑成型部(70),
將對應于前述各成型部而設置的頸部模(90)向前述各成型部間歇輸送的旋轉盤(66),
固定在前述機座上的下部基座(54),
設置在前述下部基座的上方的、對前述旋轉盤進行支持的上部基座(56),
在前述下部基座的下方,設置在前述機座內的牽引板(58),
貫穿前述下部基座并將前述上部基座與前述牽引板二者連結起來的多個系桿(62),
設置在前述機座內的、驅動前述牽引板升降的合模機構(120)。
相關附圖如下:
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本專利的圖2
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本專利的圖4
其中,圖2和圖4中紅色的橢圓和方框為筆者為方便讀者閱讀而加注。本專利相比于現有技術(圖4)而言,主要的技術貢獻在于將合模機構(120)設置在機座(52)內,與現有技術的設置在上方的合模液壓缸(40)相比,降低了裝置的總體高度,從而提供一種平衡性良好的穩定的注射拉伸吹塑成型裝置。
在下文中,筆者僅就法院判決中與功能性技術特征相關的內容進行分析。
在一審階段,對于技術特征“設在前述機座上的、注射成型預成型件的注射成型部(68)”和“設在前述機座上的、將前述預成型件拉伸吹塑成型為容器的拉伸吹塑成型部(70)”,原審法院認為:“雖然被告認可注射成型工藝和拉伸吹塑成型工藝為本領域較為成熟的工藝,但并無證據表明設置在注射拉伸吹塑裝置上的‘注射成型部’和‘拉伸吹塑成型部’為本領域技術人員普遍知曉的技術名詞,故屬于功能性技術特征,應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容”。
對于一審法院的上述判決,專利權人提出了上訴,具體理由包括:(1)“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”屬于本領域普通技術人員普遍知曉的技術一類的技術特征,不宜被認定為功能性技術特征;(2)“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”不是本發明的改進點,在確定權利要求的保護范圍時,不應該將其認定為功能性技術特征進而用具體實施方式中的具體結構來解釋權利要求的保護范圍;(3)熱流道不是注射成型部注射預成型件所不可缺少的必要技術特征,不應該將“注射成型部”解釋為包含“熱流道”。
在下文中,筆者將針對專利權人提出的上述理由與二審法院(北京市高級人民法院)的判決,結合相關司法判例進行剖析。
(一)關于“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”
由于上訴時正值北京高院發布《判定指南2013》之際,因此專利權人在上訴狀中試圖將“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”納入該指南對功能性技術特征認定的除外情形范圍內,即,主張兩者屬于本領域普通技術人員普遍知曉的技術名詞一類的技術特征,并提供了兩個公知常識性證據作為參考。然而,二審法院以未提供證據為由未予采納。
筆者認為,在被告已經認可注射成型工藝和拉伸吹塑成型工藝為本領域較為成熟的工藝并且“部”通常可被理解為“部分”和“部位”的含義的情況下,作為上述指南發布者的北京高院仍堅持將上述兩個特征認定為功能性技術特征的判定是否過于謹慎,值得商榷。而且,對被告而言,“注射成型工藝和拉伸吹塑成型工藝為本領域較為成熟的工藝”實際上屬于對其不利的事實,被告對此的認可是否已構成《民事訴訟法》中的自認而屬于無需專利權人舉證、免除舉證責任的情形,同樣值得商榷。
進一步地,筆者檢索了與功能性技術特征相關的判例,發現同明太陽能公司訴華澤興業公司的侵害實用新型專利權糾紛案[7](以下稱“太陽能燈案”)中的判決或許能夠從不同角度給本案的爭辯提供思路。
在太陽能燈案中,涉案專利的權利要求1限定了“所述燈罩包括:第一散熱區和第一防水區;所述燈體包括:與所述第一散熱區對應的第二散熱區,以及與所述第一防水區對應的第二防水區”,其中的“第一散熱區”和“第二散熱區”為爭議特征。一審法院將其認定為功能性技術特征并認為其內容應根據《解釋》第四條確定,即,“第一散熱區”和“第二散熱區”應當理解為通過設置散熱孔或者與之等同的實施方式,令該部分屬于燈罩與燈體防水區以外的燈體外腔區域,與燈體以外的空氣相連通,從而令防水區內的熱量通過散熱板傳導到空氣中進而實現散熱功能。二審法院則認為,雖然“第一散熱區”和“第二散熱區”有“散熱”二字,但從權利要求1的整體表述分析,權利要求1中的“散熱區”與“防水區”不屬于功能或者效果的文字表述,而屬于對燈體內部進行區域劃分的文字表述,即相對密閉的空間是防水區,相對不密閉的空間則是散熱區,故并非功能性技術特征。對于二審判決,最高院在再審裁定書中予以支持,并指出:在認定爭議技術特征是否屬于“功能性特征”時,需要考慮技術特征文字本身的含義并將該技術特征納入到整體技術方案中進行理解,“第一散熱區”“第二散熱區”本質上是對涉案專利產品燈體、燈罩的特定部分的區域劃分,本領域技術人員結合兩者本身的含義以及對整體技術方案的理解,即可直接、明確地確定所述特征的具體實施方式,其不屬于應當根據《解釋》第四條的規定進行限縮解釋的情形。
由太陽能燈案可以看到,雖然《解釋》第四條規定了功能性技術特征的解釋方法并通過“具體實施方式及其等同的實施方式”進行限縮性解釋,從而防止專利權的保護范圍與專利的創新程度和公開內容不相匹配,但結合太陽能燈案的判決可以看出,不能僅僅因特征中包含有特定功能、效果就直接將其認定為功能性特征進而進行限縮性解釋,而應當站位本領域技術人員的角度,結合爭議特征本身的含義及對整體技術方案的理解進行綜合考量,否則對于保護專利權人的利益是不利的。
結合太陽能燈案再看本案,注射成型部和拉伸吹塑成型部兩者在文字含義上分別包括了注射成型和拉伸吹塑成型的功能,但在整體技術方案中,其實質上也是對要求保護的注射拉伸吹塑成型裝置的整體進行的區域劃分。根據說明書的記載,與兩者并列的成型處理部還可包括調溫部和取出部,而調溫部和取出部可以根據需要進行取舍。由此可見,專利權人在撰寫權利要求時是將上述兩個必要的組成部分寫入權利要求,并非是要通過功能性限定而試圖涵蓋所有能夠實現所述功能的實施方式。
因此,本案中法院僅根據特征本身的文字含義而未結合對整體技術方案的理解便將其認定為功能性特征的判定似乎欠妥。同時,太陽能燈案中法院在認定功能性技術特征時的考量對專利權人解釋權利要求中的特征具有重要的參考價值。
(二)關于不涉及發明點的特征
本專利的發明點主要在于通過將合模機構設置在基座內來實現降低裝置的總體高度的技術效果,因此,專利權人在上訴時試圖以爭議技術特征不涉及發明點因而不應被認定為功能性技術特征為由進行爭辯。然而,二審法院并未接受這樣的爭辯理由。
對于涉及發明點的特征是否應被認定為功能性技術特征進而結合說明書中描述的具體實施方式及其等同的實施方式進行解釋的問題,有學者認為對于涉及發明點的功能性特征應當從嚴考量,以避免因保護范圍過寬而限制公眾在此基礎上的進一步創新,而對于不涉及發明點的功能性特征,由于其往往是相對簡單而容易規避的特征,因而為了保障專利權人的合法權益,應當給予此類特征較寬的保護范圍[8]。對此,筆者查閱了相關的法律法規,并未發現有因功能性技術特征不涉及發明點而應當進行從寬解釋的規定。筆者進一步檢索了相關判例,在寧泰機械公司訴錢峰公司的發明專利權糾紛案[9](以下稱“裁剪機案”)中,最高院對該問題進行了回應;在騎客公司訴波速爾公司的侵害實用新型專利權糾紛案[10](以下稱“電動平衡車案”)中,最高院將不涉及發明點的特征認定為功能性特征。
在裁剪機案中,錢峰公司認為二審法院在侵權比對中,以功能性特征“可上下升降的上切刀安裝板”并非涉案專利的發明點為由對該技術特征的等同范圍進行了從寬把握。最高院對二審判決進行了糾正,認為在專利侵權比對中,不應區分發明點與非發明點,主要理由在于:根據專利法第五十九條第一款[筆者按:現專利法第六十四條第一款]“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容”及《解釋》第七條第一款“人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護范圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特征”的規定,在判定是否侵犯專利權時,適用全面覆蓋原則,并未區分發明點與非發明點,并且發明點與非發明點是相對于最接近的現有技術而言的,最接近的現有技術不同,可能導致發明點不同。發明點的相對性決定了在專利侵權比對中不宜區分發明點與非發明點。
在電動平衡車案中,對于權利要求1中的“轉動機構,固定于第一內蓋與第二內蓋之間,第一內蓋與第二內蓋通過該轉動機構實現轉動連接”,專利權人認為轉動機構特征不屬于功能性限定,而是功能性描述,但最高院認為,轉動機構在該專利中起到的功能是使得第一內蓋、第二內蓋能夠轉動連接,在判斷本領域技術人員是否能夠僅通過閱讀權利要求即可直接確定實現權利要求1中的轉動連接的方式時,還須考慮其所連接的內蓋的具體情況,并不是本領域技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定的,因此,該專利的權利要求1的轉動機構特征屬于功能性特征。基于此,最高院結合說明書的內容確定了轉動機構特征。進一步地,筆者注意到爭議特征“轉動機構”并未涉及該案所涉專利的發明點,根據該專利說明書第54段的記載,其發明構思主要在于內蓋、電力驅動系統、車輪的結構設置,因此,該案在功能性技術特征的認定時并未考慮是否涉及發明點。
根據最高院在裁剪機案和電動平衡車案中的觀點,依據專利侵權比對中的全面覆蓋原則,權利要求所記載的全部技術特征均應考慮,并且功能性技術特征的認定與是否涉及發明點無關。
結合本案而言,在專利權人未提交專利權評價報告、本專利未曾經歷過無效審查程序且被告未提交過作為現有技術的相關專利文獻作為證據的情況下,專利權人所主張的發明點其實是就本專利說明書中提到的現有技術而言的,而考慮到發明點的相對性,專利權人主張爭議特征不涉及發明點顯然說服力不足。同時,考慮裁剪機案和電動平衡車案的判決,即使專利權人能夠證明爭議特征不是本專利相對于最接近的現有技術的發明點,也會因“功能性技術特征的認定與是否涉及發明點無關”而無法獲得法院的支持。
(三)關于不可缺少的技術特征
專利權人認為,即使將“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”認定為功能性技術特征,也不應將“熱流道”解釋為“注射成型部”不可缺少的技術特征。本專利中關于熱流道的原文描述是“在注射成型部68處,如圖2所示,通過經噴嘴與注射裝置64相連接的熱流道76,在下部基座54上安裝有注射型腔模78”,本專利中并沒有明確記載熱流道76是注射成型部68的組成部件,同時本領域技術人員能夠了解雖然熱流道存在諸多優點,但并非所有的注塑裝置都必須采用熱流道,而是可根據具體的注塑需要來設置。然而,二審法院同樣未接受專利權人的爭辯理由。
在侵權比對中,《解釋二》第八條第二款規定了比對基礎,即,說明書及附圖記載的實現所稱功能或者效果不可缺少的技術特征,這也是功能性技術特征的涵蓋范圍。而對于其中的“不可缺少的技術特征”,往往會存在較多的爭議:專利權人寄希望于減少其數量以擴大保護范圍,而涉嫌侵權人則希望將說明書中提到的實現所稱功能或者效果的特征全部納入以最大程度地限縮保護范圍,從而盡可能地規避侵權。對此,最高院在上述太陽能燈案、電動平衡車案以及大花公司訴邁伺特公司的實用新型專利權糾紛案[11](以下稱“輔助裝置案”)和島野訴順德順泰公司的發明專利權糾紛案[12](以下稱“變速操作裝置案”)的判決中對不可缺少的技術特征的認定進行了回應。
在太陽能燈案中,最高院認為,即使如再審申請人所主張的那樣,將“第一散熱區”“第二散熱區”解釋為“功能性特征”,在“結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特征的內容”時,亦應當分析說明書中記載的相關具體實施方式中的具體情形,不能將說明書中記載的與“散熱”有關的所有技術特征,均用來確定“第一散熱區”“第二散熱區”的保護范圍,設置散熱孔僅是涉案專利說明書公開的一種優選方式,本領域普通技術人員根據涉案專利說明書,能夠理解即使不設置散熱孔,僅通過特定區域本身的熱輻射方式也足以實現散熱,即“設置散熱孔”并不是實現“散熱”必不可少的技術特征。
在電動平衡車案中,最高院認為,如果說明書及附圖所記載的功能性特征所對應的具體實施方式包含多個技術特征,在滿足專利法第二十六條第三款規定的“充分公開”等有關專利授權的法定條件的前提下,專利權人通常會選擇在說明書及附圖中僅記載實現功能性特征的功能或效果所不可缺少的技術特征,以獲得更大的保護范圍。因此,除非存在明顯不屬于實現權利要求限定的功能或者效果所不可缺少的技術特征的情形,一般應根據說明書及附圖記載的與功能性特征對應的具體實施方式確定功能性特征限定的具體內容。如果專利權人主張其中某些技術特征不是不可缺少的,應當對此進行充分說明或者舉證證明。
在輔助裝置案中,最高院認為,對于權利要求1中的“頂軸裝置”這一技術特征并未給出具體實現方式,且本領域普通技術人員亦無法依據該表述直接、明確地確定實現該功能的具體結構、方法等技術方案。“支撐固定旋轉軸,并配合驅動裝置實現旋轉軸的旋轉”是頂軸裝置在該技術方案中實現的功能,并非對頂軸裝置自身結構的限定。大花公司也并未舉證證明“頂軸裝置”為本領域通常采用的技術,故權利要求1限定的技術特征“頂軸裝置”屬于功能性技術特征。涉案專利說明書第0022段對“頂軸裝置”作了清楚、完整的說明,本領域技術人員在閱讀后足以了解并據以實施,同時專利權人未主張或舉證證明說明書記載的內容有不屬于實現頂軸裝置的功能或效果的不可缺少的技術特征,故可依據說明書中的描述明確涉案專利權利要求1的“頂軸裝置”的保護內容。
在變速操作裝置案中,最高院認為,在解釋功能性技術特征時,不能將說明書中記載的與其功能或效果有關的所有技術特征均用于確定其保護范圍,不適當地限制其保護范圍,對權利人公開其具體實施方式帶來負面影響,而應依據《解釋二》第八條的規定,根據說明書中記載的實現該功能或者效果不可缺少的技術特征,確定功能性特征限定的保護范圍,以維持權利人與社會公眾的利益平衡。當說明書中記載了多個與“功能或者效果”對應的具體結構、結構之間的相互關系等技術特征,并且這些技術特征彼此之間相互銜接、緊密配合,難以清晰無異議地確定這些特征中的哪些屬于“不可缺少的技術特征”時,應由權利人對此進行充分說明或舉證證明。
總結而言,最高院在太陽能燈案中通過站位本領域普通技術人員的角度而得出“設置散熱孔”并不是實現“散熱”必不可少的技術特征;而在其他幾個案件中均認為在存在異議時應由專利權人充分說明或者舉證證明。
筆者認為,對于《解釋二》第八條中“不可缺少的技術特征”的含義,可以參考專利審查指南中有關必要技術特征的定義,即,發明或實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征,其總和足以構成發明或實用新型的技術方案,使之區別于背景技術中所述的其他技術方案,而判斷某一技術特征是否為必要技術特征,應當從所要解決的技術問題出發并考慮說明書描述的整體內容,不應簡單地將實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征。就功能性技術特征而言,不可缺少的技術特征應當指的是實現所述功能所需的必要特征,其總和足以構成實現所述功能的技術方案,而判斷某一技術特征是否為某一功能性技術特征的必要技術特征,應當從所要實現的功能出發并考慮說明書描述的整體內容,不應簡單地將實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征。
伴隨著中國專利制度數十年的發展,國內申請人和專利代理師的專利撰寫水平也在不斷提高,在權利要求中會盡量避免出現非必要技術特征,而在說明書中則不可避免地會引入一些非必要技術特征以避免因不滿足充分公開的要求而無法獲得授權的問題。在本專利中,對于注射成型部,除了上述關于熱流道的段落之外,并未有與注射成型部的組成部分相關的描述,也沒有與實現注射成型功能不可缺少的技術特征相關的內容。而對于專利權人主張的“熱流道不是注射成型部必不可少的技術特征”,結合以上判例中最高院的判決,對于不屬于不可缺少的技術特征的主張,由于說明書中并未給出關于“熱流道”的作用的詳細描述并且結合說明書中當前僅有的描述無法確認“熱流道”是否為實現所述功能所不可缺少的必要特征,因此理應由專利權人進行充分地舉證,這實質上也是《民事訴訟法》第67條之“誰主張誰舉證”的要求。然而,專利權人并未能提供有力的證據進行反駁。
三、對實務的指引
對功能性特征的認定和解釋向來是司法審判中的難點,這一點通過筆者檢索到的上述判例最終均是由最高院進行判決或裁定便可看出。另外,筆者在中國裁判文書網上以“專利”和“功能性特征”作為關鍵詞進行檢索時,發現自2010年以來有近900篇裁判文書,足以體現功能性特征在涉及專利侵權糾紛案件中的重要性。
因此,對于專利行業的從業者而言,如何在專利撰寫過程中規避功能性特征的引入以防止后續行使權利時被限縮性地解釋?作為專利權人如何爭辯以避免權利要求中的特征被認定為功能性特征或者在被認定為功能性特征的情況下如何爭辯以盡可能多地排除不可缺少的技術特征的引入?作為無效請求人或涉嫌侵權人如何盡可能大地限縮包括功能性特征的權利要求的保護范圍?
(一)撰寫側
如前所述,在實現特定功能或者效果的結構多種多樣的情況下,申請人為了擴大保護范圍的需要而不可避免地會引入功能性特征,或者如本專利中的“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”,可能申請人潛意識地認為這就是本領域技術人員普遍知曉的技術名詞或通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現該功能或者效果的具體實施方式,抑或是如太陽能燈案中可能僅是通過功能性描述對特定區域進行劃分而根本沒想到存在被認定為功能性技術特征的可能性。因此,不論出于何種原因,上述涉及功能性特征的案件均給創新主體或專利代理師以足夠的警示作用:專利申請文件的撰寫對于后續確權階段至關重要,相比于在確權階段能夠通過進一步限定而修改的權利要求,說明書是無法更改的,說明書也是認定和解釋功能性特征的重要依據。
因此,專利撰寫者在撰寫權利要求時,如果僅能以潛在地可能被認定為功能性特征的語言進行近似于功能性的描述(如功能+裝置/部分/層/區域等),則應在撰寫與權利要求的技術方案對應的具體實施方式時對實現該功能的技術手段或具體實施方式進行足夠詳細地陳述,并增加套話類表述,例如,對于“可拆卸部”,說明書中應盡可能多地舉例,描述其可包括通過螺栓連接、法蘭連接等實現,并增加與“本公開不限于此,只要是本領域技術人員通常理解的能夠實現可拆卸地連接的方式即可”類似的套話,以表明針對“可拆卸部”而言,本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式。
另外,對于本專利中的“注射成型部”和“拉伸吹塑成型部”,在申請人清楚地知道其并非本專利的發明點的情況下,為了避免后續可能引發的爭議,可考慮將兩者以類似“第一組件/結構”和“第二組件/結構”描述進行替換,例如,修改后的特征為“設在前述機座上的、注射成型預成型件的第一組件(即,注射成型組件)”和“設在前述機座上的、將前述預成型件拉伸吹塑成型為容器的第二組件(即,拉伸吹塑成型組件)”,這樣可能會在一定程度上避免被認定為功能性特征。
同時,對于實現功能或效果的不可缺少的技術特征,需要撰寫者以盡可能精簡的語言進行闡述,對于在特定條件下才需要的特征盡量不要寫入說明書,或者即使寫也可通過以列舉多種可行的并列技術方案的形式寫入說明書,從而充分地說明其中的某一特征并非實現所述功能或效果的必需的技術特征,以在授權和確權階段為權利要求的解釋提供充足的論據。盡管上述部分判例中提到專利權人可通過充分說明或者舉證證明來主張某些技術特征不是不可缺少的,但結合“內部證據優先于外部證據”的原則,作為內部證據的說明書所公開的內容的證明力明顯更強,這也在一定程度上對說明書的撰寫工作提出了更高的要求。
(二)專利權人側
對于專利權人而言,在權利要求書和說明書均已固定的情況下,在面對無效請求人或涉嫌侵權人以功能性技術特征為由對保護范圍進行限縮的意圖時,可以在充分地理解與功能性特征相關的法律法規的情況下對上述理由進行有針對性的抗辯。
由于個案的復雜性與多樣性,可能難以總結出一套行之有效的應對方案,但結合本案和筆者檢索到的上述判例可以看到,對于功能性特征的認定,可考慮從《解釋二》第八條第一款但書的角度或者從對權利要求的整體表述的角度(如太陽能燈案)排除功能性特征的適用,例如,爭議特征僅僅是對區域進行劃分或者對不同部位進行區分,而與實現功能無關,但這也要結合整體的技術方案站位本領域技術人員的角度得出。
另外,基于“全面覆蓋原則”,權利要求中的全部技術特征均具有限定作用,并且發明點具有基于不同的現有技術而不同的特點,因此,專利權人如果僅以爭議特征與發明點無關而主張其并非功能性特征,則很難獲得法院的認可。
對于功能性特征的解釋,在內部證據無法作為非不可缺少的技術特征的支撐的情況下,可以結合外部證據進行充分舉證,其中,內部證據包括專利說明書及附圖、權利要求的上下文、專利審查、復審、無效程序中專利申請人或者專利權人提交的書面材料,國務院專利行政部門及其專利復審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權無效宣告請求審查決定書,而外部證據包括該技術領域的工具書、教科書、權威論著等[13]。
另外,與其他類型案件類似地,通過中國裁判文書網等網絡工具檢索相關判例以獲得啟示,不失為一種行之有效的應對策略。
(三)無效請求側
作為無效請求人或涉嫌侵權人,在提出無效請求或面對侵權訴訟制定應對策略時,可首先根據全面覆蓋原則對涉案權利要求中的全部特征進行分析,歸納出有可能被認定為功能性技術特征的特征,并結合對權利要求的整體表述分析相應特征的含義。其次,如果該特征滿足《解釋二》第八條第一款中的功能性特征的定義,則可根據《解釋》第四條確定該技術特征的內容,即,結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式確定其內容。
為了最大程度地限縮功能性特征的保護范圍并應對專利權人對非不可缺少的技術特征的排除,無效請求人或涉嫌侵權人可借用上述電動平衡車案中最高院的評述要求專利權人舉證:“在滿足專利法第二十六條第三款規定的“充分公開”等有關專利授權的法定條件的前提下,專利權人通常會選擇在說明書及附圖中僅記載實現功能性特征的功能或效果所不可缺少的技術特征,以獲得更大的保護范圍,因此,除非存在明顯不屬于實現權利要求限定的功能或者效果所不可缺少的技術特征的情形,一般應根據說明書及附圖記載的與功能性特征對應的具體實施方式確定功能性特征限定的具體內容,如果專利權人主張其中某些技術特征不是不可缺少的,應當對此進行充分說明或者舉證證明”。
四、結語
正如前文所言,對功能性技術特征的認定和解釋一直以來是實務中的難點,盡管司法解釋對功能性技術特征的定義、解釋方法和等同規則等進行了詳細的說明,但在實務中應用時仍然會存在理解上的偏差,這種理解上的偏差不僅體現在訴訟相對人之間,更體現在各級法院之間。
因此,對于實務工作者而言,正確理解功能性技術特征的含義以確定保護范圍至關重要,而對功能性技術特征的認定和解釋工作可能貫穿于訴前的撰寫、分析以及訴中的保護范圍確定等各個階段。因此,優化權利要求的撰寫以盡量避免功能性技術特征的使用和在無法避免的情況下在說明書中進行充分地說明才能為訴訟階段爭取更大的進退空間。
注釋
[1] 最高人民法院(2009)民申字第157號民事裁定書。
[2] 最高人民法院(2015)民申字第740號民事裁定書。
[3] 美國專利審查指南,載https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html,最后訪問日期:2025年8月29日。
[4] 張榮彥:《“歐洲指南”中的“功能性特征”及其對我們的啟示》,載《專利代理》2018年第2期,第17頁。
[5] 歐洲專利審查指南,載https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/h_iv.html, 最后訪問日期: 2025年8月29日。
[6] 北京市高級人民法院(2013)高民終字第4408號民事判決書。
[7] 最高人民法院(2018)最高法民申1018號民事裁定書。
[8] 張占江:專利侵權訴訟中功能性特征的等同判定規則,載《專利代理》2020年第2期,第36頁。
[9] 最高人民法院(2017)最高法民申2073號民事裁定書。
[10] 最高人民法院(2018)最高法民申2345號民事裁定書。
[11] 最高人民法院(2021)最高法知民終1864號民事判決書。
[12] 最高人民法院(2019)最高法民申5466號民事判決書。
[13] 王靜:專利功能性特征中隱含技術特征之司法認定上海法學研究,載上海市法學會知識產權法研究會文集2021年第73頁。
知產力AI智能體點評
這篇文章兼具理論深度與實踐指導價值的專業論文,其核心價值體現在以下三方面:
1
體系化梳理與比較法視角
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文章系統梳理了中、美、歐三大專利體系對功能性技術特征的界定標準,揭示了我國《專利審查指南》與司法解釋的二元分立現象——授權階段采用"覆蓋所有實現方式"的寬泛解釋,而侵權階段則限縮為"具體實施方式及其等同"。這種比較法分析不僅凸顯了制度差異,更為后續案例討論奠定了理論基礎。尤其值得肯定的是,作者敏銳指出歐洲審查標準對我國制度的潛在影響,為讀者提供了國際視野的參照系。
2
典型案例的深度解構
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通過"注射拉伸吹塑成型裝置"侵權案與最高院"太陽能燈案"等判例的對比分析,作者生動展現了司法實踐中認定標準的演變邏輯。其中對"是否涉及發明點"爭議的剖析尤為精彩:既指出最高院在"裁剪機案"中確立的"全面覆蓋原則"(不區分發明點特征),又通過"電動平衡車案"揭示功能性特征認定與發明點的實際脫鉤。這種以案釋法的方式,將抽象規則轉化為可感知的裁判邏輯,極大增強了文章的可讀性。
3
多維度的實務建議
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文章最具實用價值的部分在于針對不同主體提出的策略建議:(1)撰寫側強調說明書應詳盡記載替代實施方案并輔以"套話表述"以預防限縮解釋;(2)專利權人側建議善用外部證據與判例檢索進行抗辯;(3)無效請求側提供"特征分解-功能認定-舉證責任轉移"的攻防路徑。這種"三位一體"的應對框架,體現了作者對專利生命周期各環節痛點的精準把握。
稍顯不足的是,文章對“可預見性規則”與功能性特征關系的討論稍顯割裂。若能更明確分析二者聯動效應(如權利要求明確排除替代方案時如何影響功能性認定),可提升邏輯連貫性。
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(本文僅代表作者觀點,不代表知產力立場)
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