漢坤知苑 | IP隱形風險的顯影劑-知識產權盡職調查之權屬風險調查

根據此前積累的實戰經驗和收集的相關案例，分享如何通過IPDD發現專利的權屬風險和如何合理管控這一風險。

作者 | 李英 汪星昊 漢坤律師事務所

一、引言

科技創新需要長周期的技術積累，也需要多學科交叉和跨機構合作。知識產權（Intellectual Property，IP）作為創新成果的核心載體，在包括AI算法和醫藥研發在內的高科技領域成為吸引投資與形成市場競爭力的關鍵資源。但伴隨著人才流動、一才多專、兼職合作等情況，在科技成果轉化過程中的職務發明問題日益凸顯。

作為被投對象的知識產權尤其是專利發明，如果在權屬方面埋下隱患，有可能引發法律糾紛、技術流失或經濟損失，輕則引發權屬變更，重則引發侵權賠償，更有甚者在支付上億元賠償的同時，始作俑者甚至會鋃鐺入獄。沒有投資人愿意收獲這樣的投資成果。因此，在科技投資中，為了確保知識產權的權屬清晰，投資風險可控，會借助知識產權盡職調查（Intellectual Property Due Diligence，IPDD）這一重要工具和有力手段。我們根據此前積累的實戰經驗和收集的相關案例，分享如何通過IPDD發現專利的權屬風險和如何合理管控這一風險。

二、什么是知識產權盡職調查

知識產權盡職調查是指在投融資、并購、技術轉讓或科研合作等活動中，對目標主體所擁有或使用的知識產權全面系統地調查過程。其核心目的是核實包括專利、商標、著作權、商業秘密等知識產權的資產情況，例如：專利的權屬是否因為職務發明或協議約定而存在瑕疵；保護范圍是否合理地覆蓋了標的；專利的范圍是否覆蓋了例如藥品的主要市場；是否存在不能授權或者授權后被無效的風險；是否存在質押、訴訟、許可等情況。

三、發明的權屬風險主要有哪些？

（1）職務發明導致的權屬風險：根據《專利法》，職務發明創造指執行本單位任務或主要利用本單位物質技術條件完成的發明創造。此類專利的申請權及專利權默認歸單位所有，但若未明確約定或管理不善，可能引發爭議。

（2）合作開發中的IP權屬約定帶來的風險，合作開發指兩個或以上主體共同完成發明創造，如企業與高校、研究機構聯合研發。若未提前約定權屬分配，可能引發爭議。例如合作協議未明確專利申請權、專利權歸屬，或未約定后續改進技術的權屬，導致成果分配矛盾。

（3）技術合同中的條款約定帶來的權屬風險：技術合同涉及專利轉讓、許可或委托開發時，若合同條款不完善，可能引發權屬爭議。例如專利轉讓合同未辦理登記手續，導致權屬未實際轉移，受讓方無法主張權利。

（4）專利檔案管理不當帶來的權屬風險：專利申請、授權、維護等環節的文件管理不善，可能導致權屬證明缺失或失效。例如續費疏漏：未及時繳納專利年費，導致專利被終止，喪失保護。

四、什么是職務發明以及如何調查職務發明

在IPDD過程中，前面的4類權屬風險中職務發明風險是重要的風險之一。與“職務發明”有關的知識產權法律法規主要有以下兩項條款。

1.《中華人民共和國專利法》（2020年修訂，自2021年6月1日起施行）的第六條：

第六條 執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位，申請被批準后，該單位為專利權人。該單位可以依法處置其職務發明創造申請專利的權利和專利權，促進相關發明創造的實施和運用。

非職務發明創造，申請專利的權利屬于發明人或者設計人；申請被批準后，該發明人或者設計人為專利權人。

利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。

2.《中華人民共和國專利法實施細則》（2023年修訂）的第十三條：

第十三條 專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：

（一）在本職工作中作出的發明創造；

（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造；

（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。

專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術信息和資料等。

盡管上述有關職務發明的規定很明確，但是實踐中會常常出現不同的理解，例如：在職期間遞交的申請是否一定是職務發明？離職之后遞交的申請什么情況下還是原單位的職務發明？如何調查職務發明潛在的風險？實際的案例會給我們最明晰地解答。

實務案例1：在職期間申請的專利一定是職務發明？

案情概要：

A公司起訴前員工張某及其跳槽后的B公司，認為張某在任職液壓工程師期間完成了名為“一種爐前機械手”的實用新型專利，并在離職前即以B公司名義提交申請。

A公司主張該專利技術屬于公司冶金裝備業務范圍，是張某履行崗位職責或利用公司技術條件所完成，應認定為職務發明并歸A公司所有。

張某則辯稱，涉案機械手發明系其利用個人電腦在業余時間獨立完成，與公司安排的任務無關，也未使用單位設備、資料或資金；B公司進一步強調其取得專利權合法有效，A公司無權主張權屬。

核心爭議在于：張某在職期間申請該專利，是否足以認定構成職務發明？及單位能否證明其完成發明與公司任務或資源之間存在實質關聯？

法院調查要點：

1. 崗位與任務缺乏明確對應關系

張某職位雖為液壓工程師，但單位未提交崗位說明書、研發任務、項目記錄等證據，無法證明機械手研發屬于張某的本職任務或單位安排。

2. 技術關聯度不足

涉案專利的核心創新在機械手結構設計，液壓構件僅為常見實現手段，與張某在公司從事的液壓系統設計關聯度不強。

3. 參考專利不構成推定依據

公司提供的另一件參考專利雖由張某參與，但技術方向不同，不足以據此推定本案專利亦屬職務成果。

4. 無證據顯示利用單位資源

不存在使用公司設備、資料、資金或履行公司項目任務完成發明的證據。

法院認定：

單位主張職務發明須承擔證明“執行本單位任務”或“主要利用本單位物質技術條件”的舉證責任。本案證據不能證明涉案發明與單位任務或資源存在直接關聯，故認定該專利為非職務發明，駁回A公司的訴請。

本案表明，在職期間提交申請并不能自動認定為職務發明，單位仍須依據《專利法》第六條證明發明與其任務或技術條件存在實質聯系。若無法舉證崗位任務、技術關聯或資源使用，即便發生在任職期間，仍應認定為非職務發明。

實務案例2：離職三個月后遞交的專利申請是否屬于職務發明？

案情概要：

四川A公司起訴前員工劉某及其跳槽后的B公司，主張劉某離職后申請的涉案專利“一種智能化電氣控制裝置”系其在A公司任技術研發部副部長期間完成的發明創造，應認定為職務發明并歸A公司所有。A公司認為該技術方案直接延續公司既有研發方向，劉某在職期間掌握公司核心技術資料、實驗設備及研發條件，并在此基礎上完成發明。

劉某辯稱涉案專利為其獨立研發成果，與其在A公司崗位職責無關，亦未利用單位資源。

B公司則認為其取得的專利權合法有效。

核心爭議在于：離職后三個月遞交的發明申請，是否仍屬于職務發明？

法院調查要點：

1. 崗位職責明確包含相關研發任務

劉某在任期間擔任自動化技術部門副部長，其崗位說明書、勞動合同及內部制度均載明其負責控制系統研發、技術方案評審與技術攻關，職責中包含“研發新型電氣控制裝置”，與涉案發明密切相關。

2. 技術內容與公司研發方向高度重合

涉案專利涉及控制單元模塊化和信號處理設計，與A公司長期開展的控制系統優化項目一致。法院調取的內部研發資料中存在與涉案方案高度相似的技術構思。

3. 使用了單位的研發條件

發明所使用的控制模塊、測試平臺、電氣元件及部分實驗設備均登記于A公司名下，屬于單位提供的物質技術條件。

4. 發明完成時間與在職階段具有連續性

申請時間距離職不足三個月，相關構思、實驗記錄可追溯至其在職階段，顯示發明形成過程發生在勞動關系存續期間。

法院認定：

A公司提供的崗位職責、研發資料及設備使用記錄等證據，充足證明劉某是在執行單位研發任務并主要利用公司技術條件完成該發明。盡管申請提交于離職后三個月，但發明實質完成于在職階段。故一審、二審均認定涉案專利構成職務發明，專利權應歸A公司所有。

本案顯示，離職后的申請時間并非判斷職務發明的決定性標準，關鍵在于發明是否在在職期間完成并依賴單位的任務與技術條件。若崗位職責、技術內容與研發資源均指向勞動關系存續期間的研發活動，則離職后遞交的申請仍應認定為職務發明。

實務案例3：離職后向外部公司提供技術成果，權屬歸于何方？

案情概述：

尹某曾任A公司的總工程師、技術中心主任，長期負責“三聚氰胺項目”的核心技術研發與生產管理，全面掌握A公司基于“加壓氣相淬冷法”的蜜胺生產工藝，并直接參與A公司相關專利“節能節資型氣相淬冷法蜜胺生產系統及工藝”的研發。

尹某離職后，在仍受A公司保密與相關義務約束期間，將包含關鍵工藝技術方案的設計圖紙和技術資料提供給B公司及其合作單位，并參與該生產線的設計、調試和培訓。B公司據此建成大規模生產線并獲得巨大經濟效益。A公司主張：尹某向外提供的技術成果系其在A公司任職期間完成的研發，應認定為職務發明及單位技術成果，權利歸屬于A公司。

核心爭議：在前公司任職期間完成并掌握的技術成果，權屬歸于何方？

法院調查要點：

1. 在職研發職責明確

最高法院查明，尹某在A公司任核心技術崗位，主要負責蜜胺工藝研發、裝置設計與技術攻關，其崗位職責與涉案技術高度對應，屬于典型的在職研發人員。

2. 涉案技術與A公司成果具有同一性

經專家比對，尹某向B公司提供的技術資料與A公司已有的生產工藝在結構、流程、關鍵設備及參數上高度一致，屬于來源于A公司完整技術體系的成果。

3. 技術形成過程發生在在職階段

相關研發記錄、實驗資料均可溯源至尹某在A公司任職期間，其離職后并無獨立創新該項技術的證據，法院認定涉案技術完成于勞動關系存續階段。

4. 尹某無權處分單位技術成果

法院依據《專利法》第六條與相關解釋明確：執行單位任務完成的發明創造及依賴單位物質技術條件形成的成果，其申請權和使用權歸屬于單位。尹某將該成果提供給B公司使用，超出了其處分權限。

法院最終認定：

最高人民法院最終認定：尹某向B公司提供的技術方案源自其在A公司承擔的研發任務，權屬屬于A公司。尹某無權擅自向外部單位提供該成果，B公司等主體明知技術來源于A公司仍予使用，應承擔相應法律責任。

法院判令各被告停止使用涉案技術，并就其中涉及專利權屬部分承擔約1.2億元的賠償責任。

從這些案例中可以看到，IPDD的職務發明風險調查，要從用人單位的知識產權歸屬約定（例如知識產權制度）、個人的崗位職責，發明的技術相關性和資源相關性方面著手調查，對于發明的技術相關性和資源相關性的調查可以更進一步調研實驗記錄本、項目立項書、經費來源、研究設施使用記錄等材料，確認發明是否屬于“主要利用單位物質技術條件”完成的情形。

還有非常關鍵的一點，即使是離職或退休后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造也屬于職務發明，因此對專利申請的時間和員工的在職和離職時間也要綜合分析，以此識別職務發明發明權屬問題。

五、結語

綜上，職務發明的判斷從不是簡單地看“是否在職”或“申請時間早晚”，而是回到本質：以“執行本單位任務”或“主要利用本單位物質技術條件”作為職務發明的核心判斷標準。

IPDD的價值正在于將這種“隱性的權屬風險”顯性化——通過系統審查崗位職責、技術關聯性、資源使用、研發記錄與離職時間軸，構建能夠經得起法院審查的權屬證據鏈。只有在源頭上厘清權屬、在過程中強化記錄、在制度上完善約定，企業的創新成果才能真正“屬于自己”，科技投資也才能在可控風險中成長為可持續的競爭力。

聯系作者

李英博士

漢坤律師事務所

知識產權部 生物醫藥部 部長

ying.li@hankunlaw.com

汪星昊博士

漢坤律師事務所

知識產權部

（本文僅代表作者觀點，不代表知產力立場）

編輯 | 有得