淺談“不喪失新穎性”的規(guī)定

摘要：我國(guó)是采用先申請(qǐng)制專利制度的國(guó)家，判斷申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造是否具備新穎性、創(chuàng)造性在時(shí)間點(diǎn)上以申請(qǐng)日為準(zhǔn)。但是在現(xiàn)實(shí)中，發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人、設(shè)計(jì)人有可能處于某些正當(dāng)理由或者實(shí)際需求在申請(qǐng)日前將其發(fā)明創(chuàng)造公開，或者他人通過(guò)合法或非法途徑得知該發(fā)明創(chuàng)造并未經(jīng)其同意在申請(qǐng)日前將該發(fā)明創(chuàng)造公開。處于公平原則、以及對(duì)專利制度的消極影響，專利法規(guī)定在一定條件下，發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日之前的某些公開行為不影響該發(fā)明創(chuàng)造的新穎性。同時(shí)，由于新穎性寬限期是對(duì)專利申請(qǐng)人的一種優(yōu)惠待遇，申請(qǐng)人想要享受該優(yōu)惠待遇就要承擔(dān)必要的責(zé)任。
關(guān)鍵詞：不喪失新穎性、國(guó)際展覽會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議或技術(shù)會(huì)議、他人
一、法條
針對(duì)新穎性寬限期，專利法第二十四條規(guī)定，“申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，有下列情形之一的，不喪失新穎性：（一）在國(guó)家出現(xiàn)緊急狀態(tài)或者非常情況時(shí)，為公共利益目的首次公開的；（二）在中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)上首次展出的；（三）在規(guī)定的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議上首次發(fā)表的；（四）他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的”。并且，專利法實(shí)施細(xì)則第三十三條規(guī)定，“專利法第二十四條第（二）項(xiàng)所稱中國(guó)政府承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)，是指國(guó)際展覽會(huì)公約規(guī)定的在國(guó)際展覽局注冊(cè)或者由其認(rèn)可的國(guó)際展覽會(huì)。專利法第二十四條第（三）項(xiàng)所稱學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議，是指國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門或者全國(guó)性學(xué)術(shù)團(tuán)體組織召開的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議，以及國(guó)務(wù)院有關(guān)主管部門認(rèn)可的由國(guó)際組織召開的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議”。
由于新穎性寬限期是對(duì)專利申請(qǐng)人的一種優(yōu)惠待遇，申請(qǐng)人想要享受該優(yōu)惠待遇就要承擔(dān)必要的責(zé)任。對(duì)此，專利法實(shí)施細(xì)則第三十三條規(guī)定，“申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第（二）項(xiàng)或者第（三）項(xiàng)所列情形的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在提出專利申請(qǐng)時(shí)聲明，并自申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)提交有關(guān)發(fā)明創(chuàng)造已經(jīng)展出或者發(fā)表，以及展出或者發(fā)表日期的證明文件。申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造有專利法第二十四條第（一）項(xiàng)或者第（四）項(xiàng)所列情形的，國(guó)務(wù)院專利行政部門認(rèn)為必要時(shí)，可以要求申請(qǐng)人在指定期限內(nèi)提交證明文件。申請(qǐng)人未依照本條第三款的規(guī)定提出聲明和提交證明文件的，或者未依照本條第四款的規(guī)定在指定期限內(nèi)提交證明文件的，其申請(qǐng)不適用專利法第二十四條的規(guī)定”。
并且，在《專利審查指南》中規(guī)定，他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的，若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后得知的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明。
需要說(shuō)明的是，雖然在專利法中采用了“發(fā)明創(chuàng)造不喪失新穎性”的說(shuō)法，但是其含義應(yīng)當(dāng)被理解為有關(guān)公開的行為也不會(huì)使發(fā)明創(chuàng)造喪失創(chuàng)造性。
二、法條拓展
專利法第二十四條第（二）項(xiàng)所稱的中國(guó)政府承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)包括國(guó)務(wù)院、各部委主辦或者國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)由其他機(jī)關(guān)或者地方政府舉辦的國(guó)際展覽會(huì)。其中，行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的全國(guó)性商品交易會(huì)，即使有港、澳、臺(tái)等地區(qū)企業(yè)參展，也不能被認(rèn)定為屬于中國(guó)政府主辦或者承認(rèn)的國(guó)際展覽會(huì)。
另外，專利法第二十四條第（三）項(xiàng)所稱的學(xué)術(shù)會(huì)議或者技術(shù)會(huì)議必須是以發(fā)表、討論研究開發(fā)成果為主要目的的會(huì)議。如果專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人主張享有新穎性寬限期的會(huì)議性質(zhì)以開拓市場(chǎng)或促進(jìn)商貿(mào)活動(dòng)為主要目的，則不能適用專利法第二十四條第（三）項(xiàng)的規(guī)定。
針對(duì)專利法第二十四條第（四）項(xiàng)規(guī)定的情形，通常需要滿足以下條件：一是泄露內(nèi)容必須直接或間接來(lái)源于專利申請(qǐng)人，但泄露人不能是專利申請(qǐng)人本人；二是泄露行為必須未經(jīng)專利申請(qǐng)人同意。這里所謂的“他人”是指，專利申請(qǐng)人以外的其他單位或者個(gè)人，可以包括該發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。需要特別注意的是，對(duì)于專利申請(qǐng)人為單位的，雖然表面上看泄露發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的主體是該單位的員工，但是如果泄露行為不屬于個(gè)人行為，而是代表單位的職務(wù)行為時(shí)，不適用專利法第二十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定。
三、實(shí)踐應(yīng)用
專利法第二十四條規(guī)定的“不喪失新穎性”僅僅是一項(xiàng)處于公平原則下的救濟(jì)途徑，其主張需要滿足一定的法律條件，因此在實(shí)踐過(guò)程中，由于舉證的難度，成功的案例也是有限的。
其中，盡管專利法實(shí)施細(xì)則對(duì)專利法第二十四條第（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定的情形進(jìn)行了進(jìn)一步的規(guī)定，然而實(shí)踐中，申請(qǐng)人很難提供相關(guān)證據(jù)，也鮮有成功的相關(guān)案例。
然而，對(duì)于專利法第二十四條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，較專利法第二十四條第（二）、（三）項(xiàng)而言，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局復(fù)審無(wú)效合議組、最高人民法院均作出過(guò)具有重要實(shí)務(wù)意義的決定，因此，其實(shí)踐應(yīng)用更靈活，更具有參考性方向。
四、案例回顧
案例1——他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容
在浙江某有限公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、臺(tái)州某有限公司一案中，浙江某有限公司系專利號(hào)為CN219364468U實(shí)用新型的專利權(quán)人，涉案實(shí)用新型記載了一種一體式支架浮式防波堤支架。臺(tái)州某有限公司于2024年2月19日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出了無(wú)效宣告請(qǐng)求，請(qǐng)求宣告CN219364468U號(hào)實(shí)用新型的權(quán)利要求1-8全部無(wú)效，并提交3項(xiàng)證據(jù)。其中，證據(jù)1為（2024）津和信證經(jīng)字第1127號(hào)公證書，其記載了抖音號(hào)為“dyl1y4sgmed68”、名稱為“超然”的用戶發(fā)布抖音視頻截圖，請(qǐng)求人明確使用該用戶于2023年3月29日發(fā)布的標(biāo)題為“新型一體支架浮式防浪堤??！看得見的高品質(zhì)！！??！”的抖音視頻的截圖作為評(píng)價(jià)本專利新穎性、創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)使用。
對(duì)此，專利權(quán)人認(rèn)為：證據(jù)1公開的上述技術(shù)方案公開日為2023年3月29日，在申請(qǐng)日以前六個(gè)月內(nèi)，屬于專利法第二十四條第（四）項(xiàng)規(guī)定的“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容的”，申請(qǐng)人在得知該情況后的兩個(gè)月內(nèi)向?qū)＠痔峤涣艘蟛粏适路f性寬限期的意見陳述及證明材料《一體式防波堤支架產(chǎn)品戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。
合議組認(rèn)為該證明材料僅能證明浙江某有限公司與他人簽訂了該協(xié)議，該協(xié)議中雖然寫明了保密的相關(guān)條款，但無(wú)法確定該框架協(xié)議針對(duì)的具體產(chǎn)品的方案，也就無(wú)法證明證據(jù)1中抖音視頻公開的方案來(lái)自于專利權(quán)人，更無(wú)法證明抖音視頻的這一公開行為未經(jīng)申請(qǐng)人同意。
因此，合議組認(rèn)為涉案專利不能享受新穎性的寬限期，證據(jù)1構(gòu)成影響本專利新穎性的現(xiàn)有技術(shù)。
合議組指出，對(duì)于申請(qǐng)人在申請(qǐng)日后自行得知“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”而主張享受新穎性寬限期，其提交的證據(jù)需要滿足以下基本要件，缺一不可：
（1）時(shí)間要件。“不喪失新穎性寬限期”有時(shí)間限制的規(guī)定，不僅規(guī)定行為發(fā)生在申請(qǐng)日之前六個(gè)月內(nèi)（即時(shí)間要件一），還有提交聲明的時(shí)間要求，若申請(qǐng)人在申請(qǐng)日以后自行得知該情況的，應(yīng)當(dāng)在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明（即時(shí)間要件二），并附具證明材料。
（2）事實(shí)要件。要想證明“他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露其內(nèi)容”這一具體事實(shí)，專利權(quán)人提供的證據(jù)需要證明如下兩個(gè)事實(shí)：第一，他人公開的技術(shù)方案是直接或間接來(lái)源于申請(qǐng)人或發(fā)明人（即事實(shí)要件一），若他人公開的技術(shù)方案是自己獨(dú)立作出的或從第三人處獲知的，則與申請(qǐng)人或發(fā)明人無(wú)關(guān)更無(wú)需獲得申請(qǐng)人的同意；第二，他人的公開行為未經(jīng)申請(qǐng)人同意，即違背申請(qǐng)人意愿的行為（即事實(shí)要件二），要證明這一點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)證明申請(qǐng)人事先對(duì)涉案專利的技術(shù)方案采取了防止泄露的必要措施，比如書面或口頭方式明示保密要求等。
對(duì)于本案，雖然滿足了兩個(gè)時(shí)間要件，即，行為發(fā)生在申請(qǐng)日之前六個(gè)月內(nèi)，并且申請(qǐng)人在得知情況后兩個(gè)月內(nèi)提出要求不喪失新穎性，但是，本案并不滿足兩個(gè)事實(shí)要件。第一，《一體式防波堤支架產(chǎn)品戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》雖然寫明了保密條款，但是無(wú)法確定該框架協(xié)議針對(duì)的具體產(chǎn)品方案，也就無(wú)法證明證據(jù)1中的抖音視頻所公開的方案源自于專利權(quán)人（事實(shí)要件一），繼而更無(wú)法證明抖音視頻的這一公開行為未經(jīng)申請(qǐng)人同意（事實(shí)要件二）。由于專利權(quán)人提交的證據(jù)無(wú)法滿足事實(shí)要件的要求，因此，本專利不能享受新穎性的寬限期。
案例2——“泄露”是指使發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容在申請(qǐng)日前處于為公眾所知的狀態(tài)Hypervolt
在上訴人H某公司與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、蘇州菠某健康科技有限公司等外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案中，H某公司系專利號(hào)為20183040****.2外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人，涉案專利涉及一種“振動(dòng)按摩槍”。菠某公司、億某公司分別于2019年7月24日、2019年7月25日請(qǐng)求國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告本專利權(quán)全部無(wú)效，并提交3項(xiàng)證據(jù)。其中，證據(jù)1為發(fā)布在“騰訊體育”官方網(wǎng)站上NBA常規(guī)賽中2018年2月12日進(jìn)行的“騎士vs凱爾特人”比賽第2節(jié)的直播視頻。證據(jù)2為2019年4月16日21時(shí)16分“新浪NBA”官方微博發(fā)布的一條微博，其記載：“重磅福利來(lái)襲！轉(zhuǎn)發(fā)本條微博一句話送給你最喜歡的球星，同時(shí)關(guān)注@HYPERICE運(yùn)動(dòng)康復(fù)，主頁(yè)將送出詹姆斯同款Hypervolt筋膜槍一部……”并附有圖片，其中第二張圖片為一款Hypervolt筋膜槍的立體圖；第三張gif圖顯示詹姆斯正在接受筋膜槍按摩膝蓋，該gif圖來(lái)源于上述證據(jù)1的比賽視頻片段。證據(jù)3為“Hyperice運(yùn)動(dòng)康復(fù)”官方微博分別于2019年4月15日11時(shí)50分和16日21時(shí)17分發(fā)布的微博，4月15日微博記載：“詹蜜們，老詹同款Ｈｙｐｅｒｖｏｌｔ筋膜槍，免費(fèi)帶回家??？……詳情下見海報(bào)……”并附有圖片，其中第一張活動(dòng)海報(bào)有“詹姆斯同款筋膜槍0元領(lǐng)”文字描述并顯示有筋膜槍產(chǎn)品圖片；第二張gif圖顯示詹姆斯正在接受筋膜槍按摩膝蓋，該gif圖來(lái)源于上述證據(jù)1.2.1的比賽視頻片段。4月16日微博轉(zhuǎn)發(fā)了證據(jù)2“新浪NBA”官方微博發(fā)布的前述微博，并在正文中記載：“HYPERICE主頁(yè)定期送大禮，歡迎各位前來(lái)參與，我們很榮幸為NBA球星及廣大球迷提供最先進(jìn)的健康科技設(shè)備，助力大家暢快享受籃球的熱血與刺激……”。
對(duì)此，專利權(quán)人認(rèn)為，（一）證據(jù)1僅公開了所涉按摩槍產(chǎn)品的小部分外觀，未導(dǎo)致該按摩槍產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)全貌處于公眾想得知就可以得知的狀態(tài)，不構(gòu)成專利法意義上的公開；該證據(jù)能夠顯示對(duì)該按摩槍產(chǎn)品的使用屬于私人試用，并非用于向公眾展示，且使用人采取了保密措施，使用過(guò)程中該按摩槍產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)未被公開；證據(jù)2、3在本專利的優(yōu)先權(quán)日之后公開，不能與證據(jù)1結(jié)合構(gòu)成本專利的現(xiàn)有設(shè)計(jì)。（二）證據(jù)1公開的內(nèi)容屬于他人未經(jīng)H某公司同意而泄露的內(nèi)容，H某公司享有不喪失新穎性寬限期。
最高人民法院在（2023）最高法知行終161號(hào)行政判決中指出：
（1）關(guān)于證據(jù)1能否證明所涉按摩槍產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)已在本專利申請(qǐng)日前為公眾所知。證據(jù)1所記錄的NBA賽事屬于公開進(jìn)行的體育比賽，能夠進(jìn)入比賽場(chǎng)館的人員不特定，同時(shí)比賽現(xiàn)場(chǎng)還允許媒體拍攝、采訪且同步進(jìn)行直播。即便如H某公司主張，使用人系在特定人員才能進(jìn)入的替補(bǔ)席區(qū)域使用該按摩槍產(chǎn)品，但該區(qū)域并非封閉區(qū)域，非該區(qū)域的人員也能夠觀察到，使用人使用按摩槍產(chǎn)品的行為被拍攝并被直播這一事實(shí)客觀上也能夠?qū)Υ擞枰宰糇C。而產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)一旦處于可被公眾觀察到的環(huán)境，其內(nèi)容即不屬于秘密狀態(tài)。本案中，既無(wú)證據(jù)表明比賽場(chǎng)館內(nèi)的不特定人員對(duì)該按摩槍產(chǎn)品負(fù)有保密義務(wù)，比賽視頻也未顯示出使用人通過(guò)故意遮擋對(duì)該按摩槍產(chǎn)品外觀采取了保密措施。相反，證據(jù)1比賽視頻清晰記錄了該按摩槍產(chǎn)品在比賽現(xiàn)場(chǎng)被使用的情景，說(shuō)明該按摩槍產(chǎn)品的外觀已在比賽現(xiàn)場(chǎng)處于公眾想得知就能得知的狀態(tài)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成使用公開。
（2）關(guān)于證據(jù)2及證據(jù)3微博圖片中顯示的按摩槍產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)能否用于認(rèn)定證據(jù)1所公開的按摩槍產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。證據(jù)2“新浪NBA”官方微博及證據(jù)3“Hyperice運(yùn)動(dòng)康復(fù)”官方微博均顯示有按摩槍產(chǎn)品圖片，且均明確稱其所展示的按摩槍產(chǎn)品為“詹姆斯同款”，并利用取材于證據(jù)1中詹姆斯接受按摩槍按摩膝蓋的視頻片段的gif圖進(jìn)行產(chǎn)品宣傳推廣，在沒有相反證據(jù)的情況下，能夠認(rèn)定證據(jù)2及證據(jù)3所顯示的按摩槍產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)證據(jù)1所涉產(chǎn)品，證據(jù)2及證據(jù)3微博圖片中顯示的按摩槍產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)能夠用于認(rèn)定證據(jù)1所公開的按摩槍產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)。H某公司的相關(guān)上訴主張不能成立。
五、思考
在實(shí)踐中，為了進(jìn)一步防止他人未經(jīng)申請(qǐng)人同意而泄露專利內(nèi)容，在申請(qǐng)前與他人簽訂協(xié)議的情況下，應(yīng)在協(xié)議中明確該協(xié)議所針對(duì)的具體產(chǎn)品方案，從而作為他人參與發(fā)明創(chuàng)造、參與技術(shù)轉(zhuǎn)讓或合作或者他人公開的信息來(lái)源于專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人的相關(guān)證據(jù)，同時(shí)在協(xié)議中應(yīng)寫明保密的相關(guān)條款，以此證明他人與專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人之間存在明示的保密義務(wù)。
在自行得知專利方案被披露時(shí)，首先應(yīng)確定被披露的日期是否在申請(qǐng)日以前的六個(gè)月內(nèi)，在確定后，及時(shí)固定證據(jù)，并在得知之日起的兩個(gè)月內(nèi)盡快向?qū)＠痔峤灰蟛粏适路f性寬限期的意見陳述及證明材料。
同時(shí)，隨著媒體宣傳的日益發(fā)展，申請(qǐng)人應(yīng)注意避免“專利申請(qǐng)前的無(wú)意公開”風(fēng)險(xiǎn)。例如，在提交專利申請(qǐng)前，明確宣傳時(shí)間節(jié)點(diǎn)，建立宣傳內(nèi)容與專利申請(qǐng)進(jìn)度的聯(lián)動(dòng)，確保不會(huì)因?yàn)槊襟w宣傳而導(dǎo)致喪失新穎性。
另外，即使是測(cè)試性宣傳，也應(yīng)適當(dāng)避免完整展示產(chǎn)品外觀或技術(shù)細(xì)節(jié)。而且，在與第三方合作宣傳時(shí)，可以在協(xié)議中明確保密條款，要求合作方對(duì)未公開的產(chǎn)品信息承擔(dān)明確的保密義務(wù)，避免在公開場(chǎng)景中無(wú)遮擋展示產(chǎn)品。
來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：汪喆北京超凡宏宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司